El agotamiento del Derecho de marca es un principio desarrollado jurisprudencialmente en un inicio pero recogido legalmente después (art. 36 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas). En atención al mismo, una vez comercializado los productos designados con una marca en el Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE) por su titular o por un tercero con su consentimiento, el titular de la marca no se puede oponer a que terceros revendan sus productos en el EEE[1]. El derecho del titular de la marca a oponerse a la reventa de sus productos decaería. ¿Esto significa que el titular del signo una vez agotado su derecho de marca lo tiene todo perdido a la hora de proteger a su signo?¿Podría un distribuidor independiente revender productos de forma descuidada y muy alejada a como lo hacen los distribuidores oficiales debido a que ya el derecho de marca sobre esos productos de lujo está agotado?
El TJUE, con el fin de promover la libre circulación de mercancías y crear un mercado único, instauró la doctrina del agotamiento comunitario. Con esta doctrina se evita que los derechos de exclusiva conferidos a los titulares de DPII por las normas de los Estados miembros fragmenten el mercado comunitario. En un primer momento, la doctrina del agotamiento sólo iba dirigida a las marcas, sin embargo, actualmente es totalmente aplicable a las patentes y a los derechos de autor. El TJUE resolvió un asunto por primera vez de acuerdo al agotamiento comunitario, en el año 1971, en la sentencia Deutsche Grammophon[2]. La importancia del agotamiento se consagró cuando fue recogida en textos europeos, como la primera Directiva de marcas o el Reglamento de la marca europea en sus primeras versiones.
El agotamiento de los DPII es un límite a estos derechos más que una excepción al derecho en sí[3]. Este límite que establece el agotamiento se modula de acuerdo a la naturaleza y características del Derecho, así en el caso de la marca, se considera que la función principal de la misma -identificar el origen empresarial del producto o servicio- se cumple una vez que el producto se ha comercializado. Así, en atención a los principios comunitarios de libre competencia y libre circulación de mercancías no es posible ejercer el ius prohibendi que confiere el Derecho de marca para evitar compartimentar el mercado.
¿Cuándo un derecho de marca se considera agotado?
De este modo, para que un derecho de marca se encuentre agotado es necesario que se cumplan lo siguientes requisitos: 1) comercialización del producto por primera vez; 2) el sujeto que debe comercializar el producto debe ser el titular o un tercero bajo su consentimiento; 3) la comercialización debe ser dentro del EEE.
Vamos a pasar a analizar cada uno de estos requisitos.
1. La comercialización del producto
No existe duda de que el agotamiento ha tenido lugar cuando el titular del derecho vende el producto directamente al consumidor. Sin embargo, en algunas ocasiones no es fácil saber si el producto realmente ha llegado al consumidor y, por ende, se ha comercializado. Esto sucede en los casos en los que la cadena de distribución es extensa pudiendo abarcar diferentes países. En principio, el productor vende al mayorista, éste, a su vez, al minorista y, éste, al consumidor, y será en esta última transacción cuando se considere que el producto se ha puesto en el mercado.
En el asunto Peak Holding el TJCE interpreta restrictivamente el término comercialización asemejándolo a la venta[4]. Los hechos transcurren entre Peak Holding, compañía danesa que fabrica y vende ropa con la marca Peak, y Factory outlet, compañía sueca que vende ropa, entre otros artículos. En el año 2000, Factory outlet compra un cargamento de 25.000 prendas distinguidas con la marca Peak de la temporada 1996 a 1998 y anuncia su venta a mitad de precio. Peak Holding demanda a Factory outlet debido a que dichas prendas no se habían comercializado todavía dentro del EEE, y por tanto, el derecho de marca sobre esos productos no se habían agotado. Factory outlet argumenta que la puesta en el comercio sí se había producido, debido a que las mercancías se habían importado al mercado europeo con la intención de venderlas en éste. Además, los productos se habían ofrecido a minoristas independientes y en las propias tiendas de Peak Holding. Por estas razones la puesta en el comercio de las mercancías había tenido lugar conforme al art.7 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
El TJUE fundamenta su decisión en la función esencial de la marca e interpreta sistemáticamente los arts. 5 y 7 de la Primera Directiva de marcas. Por un lado, el Tribunal considera que el hecho de importar las mercancías con el fin de venderlas dentro del EEE e, incluso, ofertar las mismas en sus establecimientos o en los de un tercero no significa que el producto se haya comercializado. El razonamiento es que tanto el ofrecer el producto como la importación del mismo no es suficiente para cumplir el art. 7 de la Primera Directiva. Con el mero hecho de poner las mercancías en el mercado no se transmite al tercero el derecho a disponer de los productos, ya que existe el riesgo de que se menoscabe la función identificadora del origen empresarial del producto. Así las cosas, es necesario que el titular mantenga el control de los productos hasta que se produzca la venta[5]. Es más, en la sentencia se señala que la transferencia de mercancías entre las partes debe implicar descender un escalón en la cadena de distribución con el fin de llegar al consumidor. Así, la venta de mercancías entre compañías del mismo grupo no agotará a priori el derecho de propiedad industrial, porque el requisito de puesta en el mercado no se cumpliría[6]. Por lo tanto, el TJCE considera que la importación (aunque sea con intención de una venta posterior) e incluso la oferta del producto, no es comercializar un producto a efectos del agotamiento comunitario. De este modo, asemeja la comercialización a la venta.
¿Y el transporte de las mercancías? ¿Transporte significa que el producto se ha comercializado?
El mero transporte de las mercancías no significa que se hayan puesto en el mercado. Como ya se ha visto, es necesaria la venta a un tercero[7].
En el asunto Montex Holdings/Diesel, el TJCE reafirma su postura considerando que el transporte no implica la puesta en el mercado del producto, con independencia de si la mercancía ha sido fabricada legal o ilegalmente[8]. Montex Holdings fabricó en Polonia, que no era Estado miembro en aquél momento, una partida de pantalones de señora distinguidos con la marca Diesel sin el consentimiento de su titular. Estas prendas iban a ser transportadas desde Polonia a Irlanda, país en el que titular no contaba con protección, pasando por Alemania, país en el que estaba registrada la marca. Diesel, titular de la marca en Alemania, quería prohibir el tránsito de las mercancías porque consideraba que se estaba violando su derecho de marca por el riesgo de que las mercancías se comercializasen en el Estado miembro de tránsito. El TJCE volvió a ser claro en este aspecto y reafirmó su postura en cuanto al efecto del transporte[9]. Además, señaló que la única posibilidad que tiene el titular para prohibir el tránsito de productos distinguidos con su marca destinados a un país sin protección es que intervenga un tercero que comercialice dichos productos en el Estado miembro de tránsito[10].
2.El consentimiento del titular
En un primer momento, la jurisprudencia tenía una visión estrictamente formalista, debido a que se consideraba que el único legitimado para comercializar el producto era el titular registral del derecho. Como consecuencia de lo anterior, el titular podía oponerse a las importaciones paralelas procedentes de países donde el signo estaba inscrito a nombre de un distribuidor, de un licenciatario o, incluso, a nombre de una sociedad filial del titular[11]. Esta situación llevaba a la restricción del mercado y vulneraba la normativa de derecho antitrust. Frente a esta jurisprudencia de los años cincuenta, de procedencia austriaca[12] e italiana[13], se encontraba otra corriente principalmente alemana[14]. Esta jurisprudencia consideraba que, al igual que venía haciendo la doctrina anglosajona, había que alejarse del formalismo del titular registral y tener en cuenta un aspecto fundamental, el riesgo de confusión en el consumidor[15]. Así, si los bienes importados generaban confusión en el consumidor medio, la importación no se podría llevar a cabo, debido a que se estaría vulnerando el derecho de marca. Sin embargo, si la importación no ocasionaba confusión, se debía tener por válida con independencia de quién tuviera la titularidad registral.
Actualmente, en la mayoría de los ordenamientos comparados se considera que el derecho exclusivo de marca se agota con la primera comercialización realizada por el titular o por un tercero con el consentimiento de éste[16]. En el ámbito europeo se sigue la misma tesis, ya que es la más coherente con la consecución de un mercado único. Así, quedó recogido en el art. 7.1 tanto de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas como de la actual, Directiva 2015/92436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [17].
La comercialización por el titular no plantea mayores controversias. El problema aparece cuando la comercialización se lleva a cabo por un tercero. Diferentes cuestiones se plantean que afectan directamente al comercio paralelo, y en especial, al comercio paralelo de productos de lujo. Para una mayor claridad en la exposición es necesario identificar los problemas jurídicos que se derivan de este segundo prese supuesto para el agotamiento.
La doctrina y jurisprudencia coinciden en que para que exista consentimiento es necesario tanto su autorización como que las condiciones de comercialización sean las marcadas por el titular de la marca[18]. La exigencia del respeto de las pautas que el titular de la marca considera necesarias para sus productos es fundamental, ya que si el tercero al que se le da el consentimiento no cumple con esos criterios en realidad el titular no ha dado el consentimiento para esa comercialización. De este modo, surge sin quererlo uno de los principales problemas que atañen al consentimiento que es si éste sigue existiendo a pesar de que se incumplan alguna de las condiciones o exigencias del titular para la comercialización. Si el consentimiento se extinguiera cuando no se cumplen alguna de las condiciones, como ad ex. la prohibición de reventa a terceros no pertenecientes a la red, el agotamiento no habría tenido lugar con esa comercialización. Por tanto, el titular seguiría teniendo intacto su derecho de marca, y podría oponerse a cualquier venta no autorizada de su producto. En función de cómo se solucione este aspecto el comercio paralelo se beneficiará o no.
¿Cómo debe ser el consentimiento?
El consentimiento para introducir el producto en el mercado existe bien cuando se otorga expresamente o cuando se manifiesta implícita pero inequívocamente[19]. El TJUE ha rechazado que exista consentimiento en los casos en los que no existe oposición expresa del titular a que sus distribuidores vendan los productos en el EEE o ausencia de advertencias en los productos de no poder ser comercializados en esa zona[20]. Un consentimiento evidente del titular es necesario para que se consideren agotados los derechos sobre mercancías comercializadas por primera vez fuera del EEE.
En los diferentes asuntos que han llegado a los tribunales nacionales pero también al TJUE se ha podido observar como uno de los aspectos más delicados es determinar si existe consentimiento de titular y por tanto agotamiento cuando el titular del signo prohíbe a la otra parte que comercializa las mercancías en el EEE. Sin embargo, ese tercero hace justo lo contrario y comercializa las mercancías en algún Estado miembro ¿Se podría considerar que el Derecho de marca está agotado? ¿O qué sucede cuando es un free rider (un distribuidor no autorizado) el que comercializa los productos por primera vez en el EEE? ¿ Con esta venta se considera que el derecho de marca queda agotado?
En definitiva, el TJUE entiende que el titular otorga su consentimiento de comercializar las mercancías dentro del EEE cuando ha podido controlar la comercialización de los productos por terceros[21]. El hecho de controlar la comercialización permite salvaguardar la función esencial del signo, que no es otra que identificar el origen empresarial del producto. Una vez que las mercancías se han introducido en el EEE no es necesario que el consentimiento se renueve con cada transmisión. Esto es debido a que en el agotamiento lo que importa es que en la primera comercialización se pueda identificar al titular como fabricante de las mercancías con el fin de que pueda asegurar la calidad de los productos[22]. Una vez los productos son comercializados el titular no se podrá oponer a la venta de las mercancías sin su consentimiento[23]. No obstante, el agotamiento no es absoluto, si los productos con derechos de marca agotados sufren alguna alteración en relación a su calidad u origen, el titular podría oponerse a su reventa.
3. La comercialización debe ser en el Espacio Económico Europeo
El agotamiento comunitario de marca requiere, junto con los presupuestos anteriores, que los productos se comercialicen dentro del mercado del EEE. Este requisito implica que la comercialización de productos protegidos en un tercer Estado no da lugar al agotamiento comunitario de la marca[24].
Por lo tanto, para concluir, el agotamiento del Derecho de marca es un aspecto clave para proteger una red de distribución mediante la cual se comercializan productos de lujo. Es el primer aspecto a precisar para llevar a cabo una defensa correcta y adecuada de la marca. Los titulares de marcas de lujo no deben olvidar que el agotamiento del Derecho de marca no es absoluto y hay motivos que hacen que el derecho de marca renazca. Así, por tanto, a nuestro juicio, cuando el titular de una marca es consciente de que sus productos se están vendiendo por distribuidores ajenos a la red debería seguir dos pasos: 1) verificar si concurren los tres requisitos para que el agotamiento del derecho de marca tenga lugar; 2) en el caso de que concurra el agotamiento, comprobar si podría existir alguna excepción al agotamiento. El art. 36.2 de la Ley de Marcas española señala que el agotamiento del derecho de marca no tendrá lugar cuando exista algún motivo legítimo que permite al titular oponerse a la comercialización. Pero ¿cuáles serían esos motivos? Tanto la Directiva de marcas del año 2015 como la Ley de Marcas española no precisan cuáles podrían ser estos motivos, sólo se hace referencia y sin carácter exhaustivo a la modificación o alteración de los productos tras su comercialización. Uno de esos motivos podría ser cuando el producto se comercializa por el tercero ajeno a la red oficial vulnerando la imagen de marca, su prestigio o glamour.
[1] En relación al agotamiento vid sin carácter exhaustivo en la doctrina, Vid. A. Bercovitz Rodríguez Cano, Comentario a la ley de marcas, Navarra, Aranzadi, 2008; R. Bercovitz Álvarez, “La utilización de una marca por empresa distinta del titular, como medio de publicitar la reventa o la reparación de productos previamente comercializados por el titular de la misma”, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia , nº 201, 1999, pp. 59 -67; M. Botana Agra, “El derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de la CE: de un derecho descafeinado a un derecho con cafeína”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre propiedad industrial, nº 9, 1992, pp. 41 y ss.; A. Casado Cerviño y C. Borrego, “Agotamiento del derecho de marca”, en Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas (C. González Bueno coord.), Madrid, Civitas, 2003, p. 364; T. De las Heras, El agotamiento del derecho de marca, Montecorvo, Madrid, 1994; C. Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp.371-391; A. García Vidal, “El alcance territorial del derecho de marca en la reciente jurisprudencia del TJCE”, ADI, 20, 1999; M. Lobato García Miján, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, 2002, pp. 561 y ss.; P. Martín Aresti, “Art. 36, agotamiento del derecho de marca”, en A. Bercovitz Cano (Dir.)/ J.A García Cruces González (Dir. adjunto), Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I, Aranzadi, 2008; C. Prat, “Comercio paralelo: un flujo de productos y novedades jurídicas que no cesa. La doble perspectiva del derecho marcario y del Derecho antitrust”, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 230, 2004, pp. 27- 44. [2] STJCE de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon, asunto 78-70, Rec. 1971, p. 123, apartado 13. [3] Vid. F. Carbajo Cascón, La distribución selectiva y el comercio paralelo de productos de lujo, Ibañez-Depalma-Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, p. 144. [4] STJCE de 30 de noviembre de 2004, Peak holding, asunto C-16/03, Rec. 2004, p. I-11313, apartado 29. [5] Vid. C. Gorriz López, Distribución selectiva y comercio paralelo, Thomson Reuters,Madrid, 2007, p. 389. [6] STJCE de 30 de noviembre de 2004, Peak holding, C-16/03, Rec. 2004, p. I- . I-11313, apartado 29. [7] Vid. C. Stothers, Parallel trade in Europe: intellectual property, competition and regulatory law, Hart Publishing, 2007, p. 53. [8]STJCE de 9 de noviembre de 2006, Montex Holdings/Diesel, Rec. 2006, p. I-10881, apartado 33. [9]Ibidem, apartado 19. [10]Idem, apartado 27. [11] Ibidem, p. 82. [12] Oberster Gerichtschof de 29 de marzo de 1960, caso Seeburg. [13] Corte de Cassazione de 5 de abril de 1957, caso Colgate. [14] Bundesgerichtshofs (BGHZ, 41,84) de 22 de enero de 1964, caso Maja. [15]Vid. A. J. de Martín Muñoz, El llamado comercio paralelo en el Derecho mercantil europeo,Universidad Pontificia Comillas,Madrid, 2001, p. 82. [16] Vid. M. C Fernández Fernández, Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del Derecho de marca,Comares, 2005, p. 68. [17]Art. 7.1: “El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento”. [18]Vid. F. Carbajo Cascón, La distribución selectiva…, p. 145. [19]Vid. P. Martín Aresti, “Art. 36, agotamiento…”, pp. 587- 589. [20] Vid. C. Gorriz López, Distribución selectiva y…, p.440. [21] Ibidem, pp. 392-393. [22]STJCE de 30 de noviembre de 2004, Peak holding, C-16/03, Rec. 2004, p. I -11313, apartados 36-38. [23]STJCE de 23 de abril de 2009, Copad SA/Christian Dior couture SA, C‑59/08, Rec. 2009, p. I‑0000, apartado 43. [24] STJCE de 20 de noviembre de 2001, Davidoff, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. 2001, p. I. I-08691, apartado 33. Vid. P. Martín Aresti, “Art. 36, agotamiento…, pp. 589-591.