• Isabel Antón

Cuestiones prácticas en torno al agotamiento del derecho de marca:


¿En qué supuestos se podría invertir la carga de la prueba?



En nuestro ordenamiento la Ley de marcas nada establece sobre la carga de la prueba del agotamiento del derecho de marca[1]. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia existente sobre la materia ha sido acorde con lo dispuesto por el art. 217 LEC, que se encarga de regular la carga de la prueba en los supuestos que nos ocupan. La regla general es que cada parte debe probar lo que afirma (affirmanti incumbit probatio). Así, el importador paralelo debe probar que el agotamiento ha tenido lugar, mientras que el titular de la marca debe probar que es titular y que las actuaciones del importador vulneran su derecho de marca. Sin embargo, la dificultad para el importador paralelo de probar la primera comercialización del bien da lugar a que dicha obligación se module. La excepción a la regla general que contiene el art. 217 LEC es que el Tribunal, al aplicar la regla general, deberá tener en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria de las partes[2].

La prueba de la primera comercialización dentro del EEE es esencial para justificar que el agotamiento se ha producido. Pero probar el lugar de la primera comercialización del producto puede convertirse en una prueba diabólica para el importador paralelo. Esto es así debido a que el importador paralelo que adquiere el producto después de varias transmisiones no va a tener fácil acceso a la información necesaria para llegar a componer la cadena de distribución hasta el momento en que se produjo la primera comercialización[3]. El importador paralelo únicamente sabe quien le vende a él los productos, pero es complicado que llegue a conocer las fuentes de abastecimiento de su proveedor, y a la vez, el suministrador de éste. La explicación es sencilla, en el comercio paralelo la información acerca de los proveedores se suele guardar con un gran secretismo debido a que en muchas ocasiones los productos se consiguen porque un distribuidor autorizado incumple un contrato de distribución.

Por lo tanto, ante la necesidad de probar el agotamiento del derecho de marca es necesario diferenciar entre dos supuestos: a) No se conoce el lugar de la primera comercialización; b) Es conocido el lugar de la primera comercialización.

La importancia de diferenciar entre los dos supuestos deriva de la influencia que va a tener en la prueba. De este modo, difiere la forma en la que va a distribuirse su carga cuando el lugar de la primera comercialización es conocido. Así, si la primera comercialización no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, será el titular y no el importador paralelo el que deba probar si el derecho está o no agotado[4]. En la sentencia Van Doren, el TJCE consideró que una prueba de que existe riesgo de compartimentación del mercado se da cuando el titular comercializa sus productos bajo una red de distribución exclusiva[5].

En contraposición, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, la situación a abordar es distinta. Dicha prueba genera la presunción de que el titular no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo. Por lo tanto, deberá ser el importador paralelo el que pruebe el consentimiento del titular de la marca para que dichos productos se vendieran en el EEE[6]. En el asunto Zino Davidoff, el TJCE consideró que debía ser el importador paralelo el que probase el consentimiento del titular a comercializar las mercancías, y no el titular el que probase la falta de consentimiento[7].


Por lo tanto, en conclusión, el importador paralelo debe probar el agotamiento del derecho, ya que es la clave de su defensa ante una demanda por infringir un derecho de marca. Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que en atención a las exigencias de la libre circulación de mercancías es necesario adaptar la prueba del agotamiento. De este modo, si el importador paralelo prueba que existe riesgo de compartimentación de los mercados nacionales en el caso de que tenga que probar él mismo el agotamiento, se invertirá la carga de la prueba y será el titular el que deba probar que los productos de su marca no se han comercializado por primera vez en el EEE[8]. Una vez que el titular pruebe dicho extremo, el importador paralelo deberá acreditar que, a pesar de que el titular no comercializó las mercancías, sí prestó su consentimiento para que un tercero las comercializara[9].

Recientemente, el 16 de junio de 2022, el Abogado General Sr. Giovanni Pirtuzella se pronunciaba sobre este particular en relación a un asunto que enfrentaba a una empresa estadounidense (Harman International Industries- demandante) y una empresa polaca (AB S.A- demandada) ante tribunales polacos. Puedes leer las Conclusiones aquí


La demandante argumenta que la empresa Ab S.A introdujo en Polonia productos sobre los que su derecho de marca no se encontraba agotado, por lo tanto la acusaba de haber infringido su derecho de marca en relación a equipos audiovisuales, incluidos altavoces, auriculares y sistemas de audio. La demanda alegó justo lo contrario, haciendo valer que el derecho de marca de la demandante estaba ya agotado al haberse producido una primera comercialización por el titular de la marca o un tercero con su consentimiento.

El problema en este caso es que la empresa demandante utiliza un sistema de marcado que no permite determinar si el destino de los productos es un mercado del EEE o un tercer Estado. Para saberlo es necesario contar con un sistema informático al que sólo tiene acceso el demandante[10] . La imposibilidad para la empresa demandada de acceder a dicha base de datos y así conocer exactamente el mercado al que van destinado los productos y por tanto, saber si el derecho de marca está agotado no podría impedir su defensa.

En atención a lo ya expuesto, la regla general es que quien invoque el agotamiento es el que debe probarlo, por lo tanto debería ser la demanda, la empresa polaca la que pruebe si el derecho de marca está agotado. Sin embargo, el Abogado General concluye que el juez nacional podrá valorar si en este caso concreto cabría la posibilidad de alterar la carga de la prueba,, tanto en un escenario en el que existe un sistema de distribución exclusiva[11], como en el que no[12]. En definitiva, el juez nacional deberá cerciorarse de si las circunstancias del caso convierten la prueba del agotamiento del derecho de marca en una prueba diabólica debido a que al importado/distribuidor le resulta imposible acceder a los datos o circunstancias que le permitirían defender su posición jurídica.

[1] Para un mayor detalle vid. Isabel Antón Juárez, La distribución y el comercio paralelo en la Unión Europea, La Ley, Madrid, 2015, p. 206 y ss. [2] Vid. C. Gorriz López, Distribución selectiva y comercio paralelo, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p.435. [3] Vid. B. X. Muñiz Calaf, “La carga probatoria del agotamiento del derecho de marca”, La Ley, nº 6141, 2004, p. 7. [4] STJCE de 8 de abril de 2003, Van Doren, C-244/00, Rec. 2003, p. I-03051, apartado 41. La prueba de que los productos se han comercializado fuera del EEE la puede realizar el titular de la marca acudiendo a aspectos como el código de barras o a las etiquetas en el caso de la ropa. Es un hecho en las prendas de vestir que los fabricantes etiqueten de diferente manera los productos según se vayan a vender en Europa o EE.UU. Este es el caso, ad ex., de la marca Lacoste, que etiquetaba sus polos como “chemise Lacoste” en el mercado europeo e “Izod Lacoste” en el mercado estadounidense. Otra forma de probar que las mercancías no van dirigidas al mercado europeo es mediante símbolos o leyendas en las que se indique que está prohibido vender en el EEE (Vid. B. X. Muñiz Calaf, “La carga probatoria…, p. 7). [5]STJCE de 8 de abril de 2003, Van Doren, C-244/00, Rec. 2003, p. I-03051, apartado 39. [6] Vid. B. X. Muñiz Calaf, “La carga probatoria…, p. 10. [7]STJCE de 20 de noviembre de 2001, Davidoff, C-414/99 a C-416/99, Rec. 2001, p. I-08691, apartado 54. [8] STJCE de 8 de abril de 2003, Van Doren, asunto C-244/00, Rec. 2003, p. I-03051, apartado 42. Como recoge el Abogado General Stix-Hackl, la obligación de probar los requisitos del agotamiento por parte del importador paralelo le pone en la siguiente disyuntiva, aportar la prueba requerida revelando quiénes son sus proveedores a pesar de que le puede costar la fuente de abastecimiento, o dar por perdido el proceso al no poder probar que el titular verdaderamente comercializó dentro del EEE o que lo hizo un tercero con su consentimiento. Si el importador paralelo opta por la primera opción, es decir, revela cuáles son sus fuentes de suministro, le permite al titular de la marca conocer de dónde proceden las fugas en su red de distribución. De este modo podrá identificar a los infractores y el importador paralelo se quedará sin fuente de suministro y no podrá volver a operar. El precio que debe pagar el importador paralelo por probar el agotamiento es demasiado alto, además que permite que el titular de la marca pueda seguir compartimentando el mercado mediante la diferencia de precios. De este modo, la inversión de la carga de la prueba es importante, ya que permite suavizar dicho dilema (Opinión del Abogado General Stix-Hackl presentadas el 18 de junio de 2002 en el caso Van Doren, apartados 76-79). [9] STJCE de 18 de octubre de 2005, Class International, C-405/03, Rec. 2005, p. I-08735, apartado 74. [10] Conclusiones Abogado General SR. GIOVANNI PITRUZZELLA presentadas el 16 de junio de 2022, asunto C‑175/21, Harman International Industries, Inc. contra AB SA, ECLI:EU:C:2022,481, apartado 13. [11] Ibidem, apartado 89. [12] Idem, apartado 90.

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