Análisis de la STJUE de 2 de abril de 2020, asunto C-567/18, Coty Germany vs Amazon
Hechos del caso
La sentencia del TJUE de 2 de abril de 2020, no aporta demasiada novedad a lo que había establecido el alto tribunal europeo sobre el uso de una marca por una plataforma de ecommerce. Pero esa falta de sorpresa tiene una explicación, y es por cómo se plantea por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal) la cuestión prejudicial. La formulación de esa cuestión prejudicial por el tribunal alemán hace en gran medida que la respuesta del TJUE sea bastante previsible, y lo que es peor, no da oportunidad a que se pronuncie sobre la responsabilidad que Amazon podría tener en el supuesto concreto.
Un vendedor de Amazon participaba en su programa de “logística”, mediante el cual, el vendedor le remite las mercancías a Amazon Marketplace y es ésta la se encarga de almacenar los productos, su envío, el servicio de atención al cliente y de las devoluciones. De hecho, como el propio Amazon describe en su web, es la plataforma quien realiza “el trabajo pesado” cuando el cliente de su plataforma contrata este tipo de servicios[1]. En 2014 Amazon recibe mediante uno de sus vendedores adscritos al programa “Logística de Amazon” perfumes de la marca Davidoff. El titular de ese signo no era el vendedor de Amazon sino Coty Germany. Ésta argumenta que esos perfumes se están comercializando sin que el Derecho de marca estuviera agotado en el EEE. Es decir, todavía no han sido comercializados en ningún Estado miembro por su titular o por un tercero con el consentimiento de este[2]. Por lo tanto, el vendedor que opera a través de Amazon no tiene derecho a la venta de esos productos en el EEE, si lo hace, estaría cometiendo un ilícito marcario.
Coty centra su batalla judicial no contra el vendedor concreto sino contra Amazon, así acude ante tribunales alemanes contra para solicitarle que deje de hacer uso de su marca y que cese en la infracción de la misma. Para Coty, Amazon no es un mero intermediario, no es un mero alojador de datos. Su actuación va más allá, especialmente cuando sus vendedores se adscriben a este tipo de servicios “de logística” que ofrece.
Una de las claves del asunto, es esa acción de cesación sobre el uso de la marca con el fin de evitar que se siga lesionando su derecho. Un aspecto a tener en cuenta es que para que a Amazon se le exija el cese en el uso porque existe infracción, primero se tiene que considerar que está usando la marca en el sentido del Reglamento 2017/1001del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, R. 2017/1001)[3]
Un aspecto a tener presente es que el contrato por el cual se adquiere el producto (en este asunto eran perfumes) es entre el usuario final y el vendedor, no aparece Amazon en esa relación contractual[4]. A efectos de determinar el uso de la marca por Amazon no debería ser determinante. Es un elemento más. Lo importante es averiguar si el papel de Amazon en este caso concreto obedece al de vendedor o al de mero intermediario.
Respecto al recorrido judicial del asunto, en las dos primeras instancias, los tribunales alemanes consideran que Amazon con su actuación no hacía uso de la marca de Coty Germany. El Tribunal Supremo alemán remite una cuestión prejudicial muy acotada, lo cual como señalábamos anteriormente, condiciona la respuesta del TJUE. Lo que pregunta en esencia es si se puede considerar que una persona <<posee>> en el sentido del art. 9, apartado 2, letra b y apartado 3, letra b del R. 2017/1001 cuando almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca sin tener conocimiento de dicha infracción, siendo el tercero el que pretende comercializar los productos.
La delimitación de la cuestión prejudicial
A Coty Germany no se le pasa por alto la pregunta tan concreta que remite el Tribunal Supremo alemán al TJUE. La cuestión prejudicial es muy acotada porque al formularla recoge dos presupuestos que limitan directamente la respuesta que puede ofrecer el TJUE. Estos elementos que se incluyen en la cuestión prejudicial y que la condicionan son: 1) la plataforma no tiene conocimiento de que los productos infringen un derecho de marca; 2) la plataforma no tiene intención de ofertar y comercializar los productos, sólo el tercero-vendedor, cliente de Amazon.
Ante este escenario, Coty Germany pone de manifiesto su malestar intentando que la cuestión prejudicial resulte inadmisible. La razón que argumenta es que faltan elementos fácticos claves para entender el problema jurídico[5]. Aunque la cuestión prejudicial es admitida, el TJUE, ante las alegaciones de Coty, solicita a Amazon que precise qué servicios presta mediante su programa de logística.
Muy esclarecedor sobre la discrepancia en los hechos y cómo puede afectar a la resolución del Tribunal de Justicia son las Conclusiones del Abogado General Campos Sánchez Bordona. En sus conclusiones diferencia dos escenarios en atención al grado de implicación de Amazon en todo el proceso de oferta y comercialización de los productos[6]. Esto le lleva a contemplar dos soluciones muy diferentes con un grado de responsabilidad para Amazon que varía enormemente.
Supuestos en los que una plataforma de ecommerce usa una marca
La diferente jurisprudencia del TJUE, no sólo en el asunto Coty Germany/Amazon, sino también en otros asuntos– Daimler, Mitshubishi, Google Adwords, L`Oreal-, han precisado que una plataforma de comercio electrónico usa una marca cuando desempeña un papel activo[7]. El TJUE considera que el operador de una plataforma de comercio electrónico que permite que mediante la misma terceros puedan comercializar sus productos no realiza un uso de la marca en atención al art. 9 apartado 2 letra b y apartado 3 letra b del R.2017/1001 cuando almacena los productos, los cuales infringen un derecho de marca pero lo desconoce, siempre que no tenga como fin con ese almacenamiento la oferta o comercialización de los productos[8].
En otras palabras, cuando ese fin comercial sólo recae en el tercero, el vendedor es el que utiliza la marca para su comercialización y no la plataforma propiamente dicha. De este modo, si la plataforma no usa la marca, tampoco puede infringirla. Además, no se debe pasar por alto que la mera creación de las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse una marca y recibir remuneración por ese servicio no significa que el propio prestador de ese servicio esté utilizando el signo[9].
Ante este escenario cabe plantearse si, a pesar de no usar la marca en el sentido mencionado, y por tanto, no infringirla de forma directa, si la plataforma carece de todo tipo de responsabilidad por las infracciones de propiedad industrial que se cometen en su sitio web o aún así puede ser responsable, al menos aunque sea indirectamente, por la infracción de un derecho marcario. A nuestro juicio así es. Puede ser que la plataforma no use la marca en el sentido del derecho marcario, sin embargo, eso no implica que esté exenta de responsabilidad. Para ello habrá que analizar el supuesto concreto en atención al art. 14 de la Directiva 2000/31/DCE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante DCE). Este precepto exime de responsabilidad a las plataformas de ecommerce cuando prestan servicios de alojamiento de datos en los casos en los que la plataforma actúa como mero intermediario, es decir, actúa de forma pasiva, no interviene en el negocio de su vendedor, por ejemplo. Sin embargo, aún actuando la plataforma como mero intermediario, esa responsabilidad se pierde cuando tienen “conocimiento efectivo” de la infracción marcaria y no actúan para evitar que esas infracciones se sigan produciendo.
La solución del asunto Coty vs. Amazon
Como ya se ha señalado, la STJUE en el asunto Coty Germany vs Amazon no aporta demasiada novedad, ya que lo que establece el tribunal ya se había señalado en sentencias anteriores. En definitiva, para el TJUE, Amazon, en principio, no usaría el signo al almacenar los productos cuando no persigue con ese almacenamiento ofrecer productos o comercializarlos. La razón es que al carecer de tal objetivo no estaría usando la marca en el marco de su propia comunicación comercial[10].
Sin embargo, es interesante tener en cuenta lo que señala el TJUE en su apartado 48 de la sentencia, y es que deja abierto a que el tribunal nacional pueda entender que la participación de Amazon es mucho más activa de lo que se trasluce de la cuestión prejudicial. Así, el TJUE señala: “Dicho esto, esta conclusión debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de considerar que dichas partes recurridas usan el signo por lo que respecta a los perfumes que posean, no por cuenta de vendedores terceros, sino por cuenta propia o que, en caso de que no puedan identificar al vendedor tercero, sean ofrecidos o comercializados por ellas mismas”
A nuestro juicio la realidad es que Amazon no es siempre un mero intermediario y mucho menos cuando sus vendedores utilizan el servicio “Logística de Amazon”. En realidad, es Amazon quien realiza todo el trabajo: empaqueta el producto, lo almacena, se lo envía al cliente final y se encarga incluso de las devoluciones y del servicio posventa al cliente.
Por lo tanto, a nuestro parecer, sí usa la marca cuando almacena los productos, por lo menos, cuando sus clientes se suscriben a programas como el de logística, debido a que su participación en la comercialización del producto no es pasiva. Su participación va mucho más allá. Su negocio es doble. Amazon es titular de una plataforma (Amazon marketplace) pero también es vendedor. Así, algunos de los productos que comercializa en su plataforma los pone a la venta el propio Amazon Marketplace pero otros (como es este el caso) provienen de un cliente de Amazon (un vendedor tercero).
La realidad es que al cliente final le cuesta diferenciar cuando un producto lo pone a la venta Amazon o proviene de un tercero[11]. Y más aún cuando sus clientes se suscriben a programas como el de logística, en base a los cuales Amazon es el que se encarga de realizar todo el proceso de venta. Por ese motivo, a nuestro juicio, en un asunto como el que se refleja en la STJUE de 2 de abril de 2020, Amazon sí usaría la marca. Y por lo tanto, sí que debería tener responsabilidad derivada del almacenamiento de mercancías que infringen derechos de propiedad industrial.
No obstante, entendemos que la respuesta del TJUE sea diferente a nuestra visión, como señalamos, la pregunta que le realiza el tribunal alemán se circunscribe no sólo a que la plataforma no conocía la infracción marcaria sino que su intención no era comercializar mercancías. Por lo tanto, una vez resuelta la cuestión prejudicial por el Tribunal de Justicia, la pelota vuelve al tejado del tribunal alemán, será muy interesante saber cómo acaba resolviendo el asunto. Desde nuestro punto de vista, el rol que desempeña Amazon debe ser analizado con precisión en el asunto concreto para dirimir su posible responsabilidad ante infracciones marcarias. Y para ello no hay que pasar por alto los diferentes roles que desempeña Amazon. A veces opera como vendedor, otras como mero intermediario. En este asunto concreto, para nosotros está claro, pero ¿Y para el tribunal supremo alemán? Lo veremos, y lo que es mejor de todo, ¡ Lo estudiaremos!
**Sobre la infracción de marcas en plataformas de ecommerce y la responsabilidad de las plataformas podrás leer un estudio que he publicado en la revista Cuadernos de Derecho Transnacional en octubre 2020. www.uc3m.es/cdt
[1] Así se puede leer en su web https://services.amazon.es/servicios/logistica-de-amazon/funciones-y-ventajas.html (consultado el 8 de junio de 2020). Este hecho también le llama la atención al Abogado General M. Campos Sánchez-Bordona, así lo recoge en sus Conclusiones sobre el asunto presentados el 28 de noviembre de 2019, ECLI:EU:C:2019:1031, apartado 56. [2] De las primeras sentencias en aplicar esta doctrina vid STJUE 16 julio 1998, Silhouette,C-355/96, ECLI:EU:C:1998:374, apartado 18 [3] DOUE L 154/1 de 16 de junio de 2017. [4] El legislador europeo es consciente de la dificultad que entraña para el consumidor averiguar quién es la otra parte de la relación contractual cuando compra mediante internet. Especialmente cuando la transacción se realiza mediante una plataforma como Amazon pero también otras como Uber. Por ese motivo, han entrado en vigor recientemente dos normas que afectan a los consumidores pero también a las grandes plataformas y a los pequeños empresarios. Estas normas son: 1) la Directiva (UE) 2019/2161 Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión [DOUE L 328/7, de 18 de diciembre de 2019]; 2) El Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea [DOUE L 186/57, de 11 de julio de 2019] El fin de esta nueva normativa es conseguir una mayor transparencia, ad ex. la plataforma tendrá la obligación de identificar a la otra parte contratante, precisar si es un comerciante o es un consumidor y sobre todo explicarlo de forma clara para que el consumidor lo comprenda. Hay que tener en cuenta que este particular es especialmente relevante en especial en lo relativo a la economía colaborativa, ya que si el consumidor contrata con otro consumidor no le resultarán de aplicación las garantías adicionales del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 2007). La obligación para la plataforma con esta nueva normativa en realidad es de transparencia, que informe al consumidor sobre la identidad de la otra parte contratante y de si son o no de aplicación las normas sobre protección del consumidor. De este modo, la plataforma no tiene la obligación de verificar que quien actúa mediante su plataforma es quien dice ser (considerando 28 Directiva 2019/2161). Esto reduce de forma considerable los costes de la plataforma, no sería responsable si su cliente le miente. En realidad, el deber que recae sobre la plataforma es de transparencia, éste se cumple preguntando a su cliente e informando al consumidor. Para un mayor detalle sobre las implicaciones de esta nueva normativa vid. M. Winner, “La regulación jurídica de los contratos celebrados a través de plataformas: El Derecho europeo”, disponible en https://almacendederecho.org/la-regulacion-juridica-de-los-contratos-celebrados-a-traves-de-plataformas-el-derecho-europeo (consultado el 17 de julio de 2020). [5] STJUE 2 abril 2020, Coty/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 19. [6] Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 28 de noviembre de 2019, Coty Germany contra Amazon Services Europe Sàrl y otros, asunto C-567/2018, ECLI:EU:C:2019:1031, apartado 27. [7] STJUE 2 abril 2020, Coty/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 37;STJUE de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, ECLI:EU:2016:134, apartados 39 y 40; STJUE de 25 de julio de 2018, Mitshubishi, C-129/17, EU:C:2018:594, apartado 38. [8] STJUE 2 abril 2020, Coty/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 45. [9] STJUE 23 marzo 2010, Google France SARL y Google Inc./Louis Vuitton Malletier, C-236/08 a 238/08,EU:C:2010:159, apartado 57; STJUE 15 de diciembre 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10:387, apartado 29; STJUE 2 abril 2020, Coty/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 43. [10] STJUE 2 abril 2020, Coty/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 47. [11] Así lo reconoce el propio Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 28 de noviembre de 2019, Coty Germany contra Amazon Services Europe Sàrl y otros, asunto C-567/2018, ECLI:EU:C:2019:1031, apartado 54. El legislador europeo es consciente de esta dificultad para el consumidor