Upcycling, personalización de productos de lujo y límites del derecho de marca: A propósito de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de Corea

En febrero de 2026 el Tribunal Supremo de Corea ha dictado una sentencia sobre la transformación de artículos de lujo de marca. Esta resolución ofrece una aportación interesante al debate actual sobre los límites del derecho de marca ante la reutilización creativa o upcycling. En esencia, el Alto Tribunal sostuvo que la modificación de productos auténticos por un tercero, cuando se realiza a petición del propietario legítimo y para su uso estrictamente personal, no constituye necesariamente un uso marcario y, por tanto, no constituiría una infracción de marca. Al mismo tiempo, el Tribunal subrayó que el razonamiento puede invertirse cuando la transformación se integra en una actividad económica autónoma de producción y comercialización de bienes modificados.

La importancia de la sentencia descansaría en que desplaza el centro del análisis desde una pregunta meramente material —si el bien transformado es o no un “producto nuevo”— hacia una cuestión más propiamente marcaria: si existe un uso del signo en el tráfico económico apto para menoscabar las funciones de la marca, en particular su función de indicación de origen, de garantía de calidad y, tratándose de marcas de lujo, su dimensión reputacional. Esa reorientación del razonamiento aproxima el caso a las categorías clásicas del derecho europeo de marcas, donde no toda referencia a un signo registrado equivale automáticamente a infracción, sino solo aquella que opera como uso marcario y lesiona o puede lesionar las funciones protegidas de la marca.

1. El núcleo de la decisión: personal use frente a commercial use

En los hechos del caso, que básicamente un señor en su taller recibía encargos que consistían en los bolsos que le llevaban los dueños. Normalmente desmontaba bolsos usados de Louis Vuitton y reutilizaba sus materiales para confeccionar nuevos bolsos y carteras a cambio de una remuneración. Las instancias inferiores consideraron que los bienes así obtenidos eran productos “nuevos” y entendieron que esa reconstrucción constituía uso de marca en el sentido de la normativa sur coreana. El Tribunal Supremo, sin embargo, adoptó una posición más precisa sosteniendo que cuando el bien sigue perteneciendo al cliente, la transformación se realiza por encargo suyo y el resultado se destina a su esfera personal, la mera prestación remunerada del servicio no basta para convertir la conducta en un uso marcario infractor.

Este razonamiento presenta una clara afinidad con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal suizo en el litigio relativo a la personalización de relojes Rolex. En su sentencia de 19 de enero de 2024, el tribunal suizo distinguió entre dos modelos: por un lado, la personalización realizada sobre el reloj aportado por el propio cliente, admitida en principio; por otro, la adquisición de relojes por el personalizador, su transformación y posterior reventa como producto comercial, supuesto en el que el riesgo de infracción reaparece con intensidad. Esa decisión subrayó, además, que el uso publicitario del signo ajeno para promover productos modificados puede quedar fuera del espacio tolerado por el agotamiento.

2. La lectura europea del asunto: agotamiento sí, pero con límites

Desde la óptica europea, el debate debe enmarcarse en el agotamiento del derecho de marca, hoy recogido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2017/1001 y en la Directiva (UE) 2015/2436. La regla general es conocida: una vez que el producto ha sido introducido lícitamente en el mercado del EEE por el titular o con su consentimiento, el titular no puede oponerse a su reventa. Sin embargo, esa regla cede cuando concurren “motivos legítimos” para oponerse a la ulterior comercialización, en particular cuando el estado del producto ha sido modificado tras su puesta en el mercado. El Tribunal de Justicia ha reiterado esa idea en su jurisprudencia sobre repackaging y ulterior comercialización, insistiendo en que el agotamiento no protege cualquier intervención posterior sobre el bien.

Aunque esa jurisprudencia se ha desarrollado principalmente en relación con el comercio paralelo de medicamentos y su reempaquetado, su estructura conceptual resulta útil para el fenómeno del upcycling. La cuestión decisiva es si la intervención de un tercero altera de tal modo el producto o su presentación que el titular de la marca conserva una razón legítima para impedir su reventa en el mercado en tal estado de modificación. En otras palabras, el agotamiento europeo no equivale a una libertad total de que una vez agotado el derecho de marca el tercero puede revender el producto modificándolo como le parezca sin atender a cuestiones como la identidad de marca, su imagen o el auréa de glamour de la misma.

3. Reventa de segunda mano y modificación material: una distinción esencial

La jurisprudencia europea también ayuda a trazar la frontera entre la reventa legítima de productos auténticos y la puesta en circulación de una nueva oferta comercial materialmente transformada. Así, el TJUE ha reconocido que un revendedor especializado puede utilizar la marca ajena para anunciar la reventa de productos genuinos de segunda mano, precisamente porque ese uso puede ser necesario para describir el objeto de la reventa. Pero esa lógica funciona cuando seguimos ante la comercialización del producto auténtico como tal, no cuando el tercero lo descompone, lo reensambla o lo integra en un artículo distinto que pasa a competir en el mercado como creación autónoma.

Ese matiz es decisivo en el ámbito del lujo. Una cosa es revender un bolso auténtico, un reloj auténtico o un pañuelo auténtico; otra, muy distinta, es descomponerlos y utilizarlos como materia prima para generar un nuevo bien que conserva el signo o capitaliza la estética identificadora de la marca original. En este segundo escenario, el argumento del agotamiento pierde fuerza porque ya no se comercializa simplemente el producto origiana tal y como se ha adquirido en el mercado, sino una realidad comercial nueva que puede comprometer la identificación de origen y, sobre todo en marcas de prestigio, la integridad de su imagen.

4. La evolución reciente en Europa: del Rolex suizo al asunto Hermès en París

La comparación europea más ilustrativa no proviene solo del caso suizo de Rolex, sino también del asunto decidido por el Tribunal Judicial de París el 10 de abril de 2025 en el litigio entre Hermès y Maison R&C. En este asunto las demandadas comercializaban chaquetas vaqueras elaboradas mediante la incorporación de fragmentos de pañuelos originales de Hermès. Según los análisis jurídicos publicados tras el fallo, el tribunal francés entendió que esa reutilización visible y promocionada de elementos identificadores de Hermès no quedaba amparada por el agotamiento y apreció infracción marcaria; además, el asunto se proyectó también sobre el terreno del derecho de autor.

La contraposición entre ambos modelos resulta especialmente interesante. En el caso suizo, la clave estuvo en que la personalización podía configurarse como servicio prestado sobre un bien del cliente para su uso privado. En el caso francés, por el contrario, el upcycling aparecía como una actividad empresarial de creación y venta de nuevas prendas, apoyada precisamente en la visibilidad del material y de los signos de Hermès. La convergencia entre ambos asuntos sugiere una pauta interpretativa bastante nítida en Europa: el derecho de marca tolera más fácilmente la intervención privada o por encargo que la mercantilización de productos transformados que siguen explotando el capital distintivo de la marca originaria.

5. Sostenibilidad, circularidad y control reputacional de la marca

Estos litigios muestran, además, que el problema no es meramente técnico, sino axiológico. El upcycling suele presentarse como práctica alineada con la sostenibilidad, la reducción de residuos y la circularidad en la industria de la moda. Sin embargo, desde el punto de vista marcario, las casas de lujo sostienen que la transformación de productos auténticos en nuevos artículos comercializados por terceros erosiona la función de garantía de calidad, dificulta el control sobre la experiencia de marca y puede diluir o parasitar la reputación asociada a signos frecuentemente notoriamente conocidos. Esa tensión entre economía circular y exclusividad marcaria se ha convertido en uno de los debates más intensos del derecho de la moda de los últimos tiempos.

El interés de la sentencia coreana radica precisamente en que evita dos extremos igualmente insatisfactorios. No acepta que el titular de la marca conserve un poder absoluto de control postventa sobre cualquier intervención realizada sobre el bien adquirido por el consumidor. Pero tampoco asume que la autenticidad originaria del producto permita, sin más, su transformación y comercialización ulterior bajo una lógica empresarial autónoma. La decisión, en ese sentido, se alinea con una concepción funcional del derecho de marca: protege la marca frente a usos económicos capaces de explotar o perturbar sus funciones, sin convertirla en un derecho omnímodo sobre el destino material de cada objeto una vez vendido.