Upcycling y derechos de marca en la UE:Cuando el negocio consiste en "cortar y pegar"

La primera decisión de upcycling europea ya la tenemos y ha sido dictada en Francia.

El pasado 10 de abril de este año 2025, un tribunal de primera instancia de París  (puedes leer la sentencia aquí) ha dado la razón a la empresa francesa Hermès y ha considerado que las demandadas (una diseñadora y sus dos empresas) han infringido los derechos de autor de Hermès y también su marca denominativa Hermès por utilizar pañuelos de la firma francesa e incorporarlas en chaquetas vaqueras (de la marca Levi´s) y por usar la marca de la conocida casa de lujo francesa en redes sociales.

Pero, antes de nada, es importante tener presente qué es el upcycling. El upcycling es una técnica (no novedosa, pero sí cada vez más de moda, especialmente en los últimos años) que básicamente consiste en reutilizar productos o parte de los mismos para crear nuevos productos. En definitiva, es la creación de nuevos productos a base de otros que ya existen.Desde nuestro punto de vista, esto permitiría diferenciar dos tipos de upcycling:

1.    Se destruye el producto anterior y se crea un nuevo producto. Por ejemplo,convertir un bolso en un cinturón y unos pendientes.

2.    Se mantiene el producto original y el creador añade elementos (tachuelas, flecos, plumas…) para que la apariencia del producto cambie.

El upcycling que nos interesa es el primero, aquel, en el que hay transformación de un producto en otro.

Como parte de sus prácticas, la parte demandada se dedicó a colocar parches recortados de pañuelos de seda de Hermès en chaquetas vaqueras. Además de algunas chaquetas vaqueras que ya incorporaban los parches, las cuales se anunciaban y vendía en su sitio web y por RRSS, también ofrecían la posibilidad de que los clientes pudieran personalizar ropa incluyendo las creaciones de Hermès.

Algunas de las creaciones de las demandantes no sólo incluían parte de productos de Hermès, también incluían la marca denominativa “Hermès”.

Hermès pidió que cesaran en sus actuaciones, pero la parte demandada se negó a cumplir con la orden de cese y desistimiento.

Como resultado, la firma francesa de lujo los demandó por infracción de derechos de autor y de marca registrada.

Hermès inició un litigio por infringir sus derechos de autor y su marca registrada Hermès para la clase 25 (prendas de vestir)l. El resultado es que las demandadas han sido condenadas por infringir derechos de autor y el derecho de marca de la firma francesa del lujo.

El argumento de la parte demandada (que el tribunal no apoya) era que esos estampados de los pañuelos de Hermès no eran una obra y en el caso de que lo fuera, el derecho estaría agotado y un tercero podría usar esos pañuelos e incorporarlos a otros productos. Las demandadas consideraron que incluso la marca podría utilizarse porque dicho derecho se encontraba agotado.

Además, las demandadas argumentaban que en base a los arts.11, 13 y 37 de la Carta Europea de Derechos fundamentales la protección del medio ambiente ampararían sus creaciones.

Algunos de los pañuelos de Hermès serían estos

El resultado de las creaciones por las que Hermès inició el litigio son estas

Sin embargo, nada más lejos de la realidad.El Tribunal judicial de París consideró que existían derechos de autor sobre las creaciones de los pañuelos de Hermès y que las demandadas infringían derechos de autor con el mero hecho de hacer un cambio de soporte, de bufandas o pañuelos se ha pasado a adornos para chaquetas. Esta transformación hace que el producto original se entienda modificado y no tenga lugar el agotamiento en relación a los derechos de autor.

En relación a la infracción de la marca Hermès, el tribunal considera que no se puede usar sin consentimiento del titular y que en el caso de recortar de los pañuelos la marca para que no aparezca "Hermès" implicaría una lesión del derecho de marca y esa “recorte” de los pañuelos para pegarlo en las chaquetas vaqueras impediría la excepción al agotamiento del derecho de marca por la excepción de la alteración del producto original.

Por lo tanto, a día de hoy, se puede decir que el margen para el que el upcycling pueda ser lícito en virtud del derecho de marca es muy estrecho. Esto es así porque el titular puede alegar riesgo de confusión si la marca se mantiene en el producto derivado del upcycling. Pero incluso aunque no aparezca la marca, el titular puede plantear una excepción al agotamiento del derecho de marca (art. 15.2 Directiva de marcas 2015/2436/art. 15.3 Reglamento de marca de la UE) debido a que la marca se ha eliminado o simplemente el producto original se ha modificado durante ese proceso de upcycling. El cual básicamente consiste en eso, en transformar para poder reutilizar.

Desde nuestro punto de vista, la decisión del tribunal de París es acertada debido a que el upcycling que se muestra en este caso (recortar pañuelos de Hermès y pegarlos en chaquetas vaqueras) no es upcycling. En realidad, es querer hacer un negocio con productos y bajo la marca de un tercero sin su consentimiento. El verdadero upcycling persigue reutilizar, dar una segunda vida, pero no se ve que en este caso sea así..Este primer asunto que tenemos en Europa guarda similitud con otros que se han producido en otras jurisdicciones como la estadounidense, (Louis Vuitton con Sandra Ling), donde el upcycling brilla por su ausencia y lo que hay verdaderamente es cortar y pergar productos (en principio originales) del monogram más famoso registrado como marca patrón de Louis Vuitton e incorporarlo a productos de ínfima calidad.