• Isabel Antón

Las Moon Boot: ¿adiós a su protección como marca tridimensional?

Actualizado: 14 mar



Análisis de la STGUE de 22 de enero de 2022, ECLI:EU:T:2022:11.


Las botas Moon Boots son unas botas peculiares a la par que exitosas. La bota con forma de L, tiene una forma exterior que intenta combinar una estética puramente invernal pero con gran estilo. La realidad es que al ver las botas uno puede pensar incluso en el parecido de las Moon Boots con las botas de los astronautas. De hecho, no vamos mal encaminados al extraer ese parecido, ya que, parece ser que la inspiración de sus creadores (por los años 70 del pasado Siglo XX) se basó en la llegada del hombre a la luna.


Sea como fuere desde una perspectiva más fashionista, las Moon Boots nos interesan por la STGUE de 19 de enero de 2022(disponible aquí) donde el Tribunal europeo confirma la anulación de la marca tridimensional para la clase 25 (calzado) que ostentaba la empresa italiana Tecnica Group desde marzo del año 2012.


Este caso no sólo es fruto de una resolución del TGUE. Es un asunto que viene de lejos y tiene implicaciones internacionales de todo tipo desde perspectivas muy diferentes en materia de propiedad industrial. Así, al leer esta sentencia hemos reflexionado sobre dos cuestiones que perseguimos resolver en el post:


1) ¿Por qué el caso de las Moon Boot no es el asunto de las barras de labios de Guerlain que dio lugar a una resolución del TGUE de 14 de julio de 2021?


2) ¿Es posible que te anulen una marca tridimensional de la UE y por otro lado tribunales nacionales te concedan derechos de autor sobre ese producto?


Pero antes de resolver estas cuestiones es necesario tener en cuenta el origen del litigio.


¿Cuál es el origen de este asunto?


2011-Este asunto comienza con la solicitud de marca tridimensional ante la EUIPO por parte de Tecnica Group en 2011. La empresa italiana solicitó el registro como marca tridimensional de la bota para las clases 18 (maletas, baúles, etc), clase 20 (almohadas, muebles metálicos, etc)y clase 25 (calzado, partes de prendas de vestir, etc), la cual incluye en la descripción que la misma consiste en la forma de la bota desde diferentes perspectivas, desde la suela en forma elíptica, su grosor o la disposición de los cordones. La marca tridimensional persigue proteger la forma del producto desde tres perspectivas.




2014- La empresa suiza Zeitneu competidora de Tecnica Group solicita ante el tribunal de marca europea italiano (el cual se encuentra en Venecia) una declaración de no infracción de marca.


2016-El tribunal italiano no le dio la razón a la empresa suiza ya que considera que puede existir riesgo de confusión entre la marca tridimensional Tecnica Group y las botas que comercializaba la empresa suiza.


2017- Zeitneu no se resigna y ante el revés judicial que sufre ante tribunales italianos ataca con toda la artillería. Así, la empresa suiza decide solicitar la nulidad de la marca tridimensional de las botas Moon Boot por falta de carácter distintivo ante la EUIPO. Su demanda se basa en el art. 52.1. a) del Reglamento 207/2009 (actual art. 59.1.a del Reglamento 2017/1001) y también en el art. 7.1 letras b), c), d) y e) del Reglamento 207/2009 (mismo precepto en el actual Reglamento 2017/1001).


2019-La división de anulación de la EUIPO anula la marca tridimensional que ostentaba Tecnica Group por falta de carácter distintivo para la clase 25. Sin embargo, sigue siendo una marca válida para el resto de clases para la que estaba registrada también, las cuales eran la clase 18 y 20. Tecnica Group recurre ese mismo año ante la Sala de Recurso de la EUIPO.


2020- La sala de recurso de la EUIPO confirma la anulación de la marca tridimensional de las Moon Boot para la clase 25. Tecnica Group recurre ante el TGUE.


2022- El TGUE confirma la anulación de la marca tridimensional para la clase 25. El razonamiento sigue siendo el mismo que el desarrollado por la división de la anulación de la EUIPO como de la sala de recurso. La forma de las botas Moon Boot carecen de carácter distintivo debido a que la forma del producto (botas de invierno y botas para después del esquí) no difiere considerablemente de la norma o costumbre del sector.


¿Cuáles son los argumentos del TGUE para anular la marca tridimensional por falta de carácter distintivo?


El TGUE considera que la marca no es distintiva debido a que en las marcas tridimensionales es necesario que la forma del producto se aleje considerablemente de las normas o costumbres del sector[1], ya que si la forma del producto es igual a otros productos del mismo sector, el consumidor medio no va a poder distinguir ese producto en base a su forma del de los competidores. Y de ser así la marca tridimensional carecería de carácter distintivo.


Esa apreciación del carácter distintivo de una marca tridimensional por parte del consumidor difiere si la comparación es con respecto a las marcas figurativas[2]. En éstas el consumidor tiene más fácil la identificación del origen empresarial, ya que el consumidor medio puede asociar mejor una marca figurativa que se compone palabra o conjunto de palabras y dibujo que si solo ve una forma. La asociación de una forma con una empresa es más difícil para el consumidor medio, de ahí que la forma deba ser diferente, debe tener suficiente carácter distintivo para salirse de las formas habituales que tienen los productos de ese sector y que esto permita que el consumidor asocie la forma con una determinada empresa.


Producto y público relevante


El producto es botas de esquí y botas de invierno según el TGUE. Este particular, esta apreciación difiere de la consideración de Tecnica group que señalaba que el producto en cuestión eran únicamente botas de esquí. La inclusión de botas de invierno junto con las botas de esquí hace que el TGUE considere que el público relevante es un público general con un grado de atención medio[3] y no un público experto con un nivel de atención alto.


La forma del las botas Moon Boot según las normas del sector

Sobre este particular sería interesante destacar dos argumentos del TGUE:

1. Los elementos que incluyen las Moon Boots y que la empresa Tecnica Group destaca como el grosor de la suela, las cuerdas que la atan, el largo de la bota, son elementos decorativos o técnicos, similares a botas para después de esquiar y que no hacen diferente la forma la marca tridimensional desde una perspectiva global[4].

2. El hecho de que la forma del producto no sea exactamente igual que otras botas del sector no significa que tenga carácter distintivo[5].


Por lo tanto, esto hace que el TGUE siga lo señalado por la sala de recurso de la EUIPO y considere que la forma de las Moon Boots se corresponde con la forma común de las botas de después de esquiar del sector[6]. Esto implica que la marca tridimensional quedaría anulada para los productos de la clase 25.


Para concluir el post en relación a las dos cuestiones que nos planteábamos


¿Por qué este asunto no es el caso Guerlain?

En julio de 2021, el TGUE resolvió sobre el registro de una marca tridimensional que se correspondía con una barra de labios en forma de barco u ovalada. El tribunal europeo consideró en ese asunto que la forma del producto sí difería de forma considerable de las norma del sector, siendo irrelevante la belleza o estética del mismo. Esta sentencia resultaba interesante porque abría la puerta a que este tipo de marcas tridimensionales pudiera ser algo más habitual en la práctica y no un hecho asilado. Sin embargo, el asunto de las Moon Boots nos vuelve a poner los pies en la tierra y nos hace reflexionar sobre la dificultad que puede implicar apreciar la distintividad en las marcas tridimensionales.

¿Está todo perdido para Tecnica Group? ¿Es posible que te anulen una marca tridimensional de la UE y por otro lado tribunales nacionales te concedan derechos de autor sobre ese producto?


La realidad es que no. La empresa italiana no lo tiene todo perdido en relación a la protección de sus diseños. Tecnica Group ha ganado diferentes asuntos ante tribunales italianos donde se le ha reconocido derechos autor sobre el diseño de la bota Moon Boot. El último asunto ha sido ante el tribunal de Milán (sentencia de 25 de junio de 2021) donde se le da la razón a Tecnica Group y se condena a la influencer y empresaria italiana Chiara Ferragani por infringir derechos de autor.

[1] STJUE 19 enero 2022, T‑483/20, Group, ECLI:EU:T:2022:11, apartado 88. [2] Ibidem, apartado 86. [3] Idem, apartado 92. [4] Idem,apartado 99. [5] Idem,apartado 95. [6] Idem,apartado 98.

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