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  • Foto del escritorIsabel Antón

Scalpers gana la batalla a Adidas. La imitación desleal fuera de escena de nuevo. 


 Comentario a la SAP de Madrid de 6 de octubre de 2023. ECLI:ES:APM:2023:15326

 



El pasado 6 de octubre de 2023 Adidas perdió la batalla que tenía en los tribunales españoles contra la empresa Scalpers (puedes leer la sentencia de la Audiencia Provincial aquí).

Esta sentencia que comentamos es el resultado del recurso que Adidas interpuso a la sentencia de primera instancia del año 2018 donde tampoco se le dio la razón (puedes leer la sentencia aquí, el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid aquí).

 

La empresa alemana Adidas demandó en 2016 ante tribunales españoles a la empresa española Scalpers por imitación desleal (Art. 11.2 Ley 3/1991, de Competencia desleal, en adelante LCD), por realizar actos de confusión (art. 6 LCD), por actos de comparación desleal (art. 10.d LCD) y actos de explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD). Adidas consideraba que Scalpers había cometido todos esos ilícitos al poner a la venta un modelo de zapatillas en color blanco con su conocida calavera y su marca denominativa <<Scalpers>>. Para Adidas esas zapatillas de Scalpers eran una copia descarada de sus famosas zapatillas Stan Smith[1]. Sin embargo, ni para el Juzgado de lo Mercantil en el año 2018[2] ni tampoco para la Audiencia Provincial en octubre de 2023 ha sido así.

Un principio del que se debe partir es que aunque las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores, de los consumidores y en atención al interés general, en el ordenamiento jurídico español existe como principio general la libre imitabilidad. Principio que encuentra su razón de ser en la libre competencia. No obstante, existen dos excepciones a ese principio de libre imitación, estas serían: 1) que la prestación esté amparada por un derecho de exclusiva; 2) cuando la imitación resulte idónea para generar asociación en el consumidor respecto a la prestación o implique un aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno.

La cuestión clave que se debate tanto en la primera como en la segunda instancia es lo relativo a “la singularidad competitiva”, es decir, ¿las Stan Smith de Adidas poseen “singularidad competitiva”? Concepto que posteriormente vamos a estudiar.

Las partes mantienen posiciones jurídicas diferentes, que se pueden resumir en lo siguiente:

Adidas alegaba que Scalpers le había copiado los aspectos más singulares y relevantes de su diseño de las zapatillas Stan Smith.

Por su parte, Scalpers argumenta que el modelo de zapatillas de Adidas no ostentaba singularidad competitiva debido a que hay otros muchos modelos en el mercado con características idénticas. Scalpers mantiene tanto en primera como en segunda instancia que no copia las zapatillas Stan Smith, sino que imita una tendencia en el mercado y que eso da lugar después de un proceso creativo propio de Scalpers las zapatillas objeto de controversia guarden cierta similitud con las de Adidas.

 

La Audiencia Provincial en su Fundamento de Derecho Tercero señala que para que exista imitación desleal conforme al art. 11 de la LCD es necesario tener presente tres requisitos positivos y dos negativos que se desarrollaron en la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2018.

 

Los requisitos positivos serían:

 

1)   Debe haber una imitación. Es decir, se debe copiar un elemento esencial, no un aspecto accidental. El producto imitado debe tener “singularidad competitiva”. Esa “singularidad competitiva” la tiene un producto cuando posee unas características que la diferencia de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, permitiendo esa singularidad que los destinatarios puedan identificar y reconocer esa prestación de las otras que existen en ese mercado y atribuirle una procedencia empresarial.

2)   La conducta debe recaer en creaciones materiales, sobre los productos o características propias de éstos.

3)   La imitación debe ser idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación. El concepto de consumidor presente es el del consumidor medio y con una visión en conjunto sintética.


Respecto a los aspectos negativos que no deben concurrir:

1)   Que la iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocida por ley.

2)   No debe concurrir la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación al que se refiere el art. 11.2 LCD.

           La Audiencia Provincial de Madrid señala que el aspecto esencial a dirimir en este asunto es si las Stan Smith de Adidas tienen o no “singularidad competitiva”. A juicio de la Audiencia Provincial, la sentencia de primera instancia no es clara sobre la cuestión de la “singularidad competitiva”. Y la realidad que así es. Confunde originalidad con singularidad. Cuestiones que en esta sentencia que analizamos se aclaran.

           Es un hecho que en el mercado existen zapatillas con características coincidentes con las de Adidas. Numerosas marcas como Nike, Puma, Lacoste, entre otras, comercializan zapatillas de tenis blancas con características similares a las Stan Smith de Adidas. No obstante, hay que tener en cuenta que el hecho de que existan otras imitaciones no implica que no se ostente “singularidad competitiva” salvo que las imitaciones sean de tal intensidad que se haya vulgarizado o desvanecido esa singularidad competitiva (SAP Audiencia Provincial de Madrid de 6 de octubre de 2023, ECLI:ES:APM:2023:15326, FD 4º). Sin embargo, para la Audiencia Provincial esto no sucede en este asunto, ya que considera que simplemente las Stan Smith no cuentan con "singularidad competitiva". En atención a la valoración que hace el Tribunal de la prueba, considera que las zapatillas Stan Smith no cuentan con tal “singularidad competitiva”, ya que la imitación que pudiera haber realizado Scalpers es sobre características generales, características que no son diferenciadoras y que el resto de empresas competidoras también utiliza en sus modelos. Otro elemento a valorar es el hecho de que Scalpers introduce sus propios signos distintivos en la zapatilla. Además, tampoco ha quedado demostrado el ahorro de costes en la producción por parte de Scalpers. Esto hace que no se pueda apreciar un riesgo de asociación ni de aprovechamiento de la reputación ajena. En definitiva, para el tribunal español, Scalpers se ha podido inspirar en esas zapatillas blancas de Adidas,  al igual que en zapatillas de otras compañías, pero no hay imitación desleal por falta de “singularidad competitiva” de las Stan Smith y por falta de riesgo de asociación.

 

Por último, la Audiencia Provincial en su Fundamento de Derecho Sexto tampoco da la razón a Adidas en sus alegaciones de que Scalpers comete actos de confusión (art. 6 LCD), comparación desleal (art. 10 letra d LCD) y explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD).


[1] Las zapatillas Stan Smith de Adidas proceden de los años 70 del siglo pasado. Adidas le propuso al tenista estrella de aquel momento, el estadounidense Stan Smith rediseñar un modelo que ya existía y así ponerles su nombre. Las zapatillas se pueden clasificar como un icono, han marcado tendencia en la moda, y de hecho, han incluso formado parte del Libro Guiness de los Records de 1990 por ser la zapatilla más vendida hasta ese momento, más de 70 millones de pares. Para más detalle sobre el éxito de las zapatillas Stan Smith vid. en este artículo de VOGUE ESPAÑA disponible aquí.

[2] El juzgado de lo Mercantil consideró en su sentencia de 20 de diciembre de 2018 que las zapatillas Stan Smith son un icono tendencial y que ostenta “una singularidad competitiva” per se, que el consumidor medio conoce y busca pudiéndose calificar la Stan Smith como una “zapatilla de moda”. Para el juzgado de lo mercantil es un icono tendencial y así Adidas lo pudo probar en el juicio. No obstante, también afirma la sentencia que la demandada otorga de cierta singularidad en su diseño dentro del margen de maniobra que deja la libertad de imitación. Esto es así al incorporar tanto su marca como su logo en la parte del talón de la zapatilla.La existencia de Scalpers no hizo que Adidas sufriera un descenso en sus ventas, siendo el modelo de Scalpers  uno más dentro de los 40 modelos que existen en el mercado.

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