Schweppes ante el TS: agotamiento del derecho de marca, fragmentación territorial y apariencia de unidad económica

La Sentencia del Tribunal Supremo 1222/2023, de 13 de septiembre (ECLI:ES:TS:2023:3609), dictada por la Sala Primera, constituye una de las resoluciones españolas más relevantes de los últimos años en materia de agotamiento del derecho de marca. En particular, hay que tener en cuenta que el problema de agotamiento que se plantea aquí en relación con el comercio paralelo es en un contexto de fragmentación territorial de marca dentro del Espacio Económico Europeo. La resolución del TS es consecuencia del largo conflicto judicial relativo a la comercialización en España de botellas de tónica Schweppes procedentes del Reino Unido entre Red Paralela (importador paralelo) y Schweppes S.A., en un escenario en el que la marca “Schweppes” ya no pertenecía al mismo titular en todos los territorios europeos.

1. El núcleo del litigio

El litigio giraba en torno a una cuestión jurídicamente muy concreta: si el titular español de la marca podía oponerse, con base en su derecho exclusivo de marca, a la importación y comercialización en España de productos auténticos identificados con la misma marca, pero procedentes de otro Estado en el que esa marca pertenecía a un tercero distinto. En principio, el sistema marcario permite al titular prohibir tales actos cuando no concurre agotamiento; sin embargo, el caso Schweppes obligaba a matizar esa regla porque la fragmentación de la marca no era originaria, sino sobrevenida tras cesiones territoriales de un signo históricamente unitario y que tenía el mismo dueño.

2. La base normativa: el agotamiento como límite al ius prohibendi

El Tribunal Supremo parte del art. 36.1 de la Ley de Marcas, conforme al cual el titular no puede prohibir el uso de la marca para productos comercializados en el EEE por él o con su consentimiento. Ese régimen responde, como recuerda la jurisprudencia europea, a la necesidad de conciliar la función de exclusión propia del derecho de marca con la libre circulación de mercancías en el mercado interior. La cuestión no era, por tanto, si existía un consentimiento clásico y expreso, sino si la conducta del titular había generado una situación jurídicamente equiparable, apta para desencadenar el agotamiento.

3. La influencia decisiva del TJUE

La sentencia española aplica la doctrina del TJUE de 20 de diciembre de 2017, asunto C-291/16, Schweppes, que resolvió la cuestión prejudicial planteada desde España por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona que conocía del asunto en primera instancia.El Tribunal de Justicia declaró que el titular de una marca nacional no puede oponerse a la importación de productos idénticos procedentes de otro Estado miembro en el que la misma marca, antes unitaria, pertenece ahora a un tercero, cuando tras la cesión concurre alguna de estas dos circunstancias:1) que el titular haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia de una marca global y única, creando o reforzando la confusión sobre el origen empresarial de los productos; o, 2) que existan vínculos económicos entre los distintos titulares que permitan un control conjunto del uso de la marca y de la calidad de los productos.

4. ¿Qué aprecia el Supremo en el caso concreto?

Lo más interesante de la STS 1222/2023 es que no se queda en una formulación abstracta, sino que identifica una serie de indicios convergentes que permiten apreciar esa conducta activa del titular español orientada a reforzar una imagen global y unitaria de la marca Schweppes. Entre esos indicios se incluyen: el acceso desde la web del titular español a publicidad de productos británicos; la asunción, en redes sociales, del mercado del Reino Unido como si formara parte del mismo perímetro empresarial; y el uso en la publicidad institucional de imágenes de productos británicos. Todo ello llevó al TS a concluir que se había proyectado hacia el público la apariencia de una marca única, pese a la realidad jurídica de la fragmentación.

5. La idea central: no basta con ser titular; importa cómo se explota la marca

La enseñanza de esta sentencia es especialmente valiosa: en supuestos de fragmentación territorial, el derecho de marca no se interpreta de forma formalista. El titular no puede, al mismo tiempo, beneficiarse comercialmente de la imagen de una marca unitaria europea y, cuando le conviene, invocar la separación jurídica de titularidades para bloquear las importaciones paralelas. Si su propia conducta ha contribuido a generar en el público la percepción de un origen empresarial común, el derecho de marcas limita su facultad de prohibición.

6. Relevancia de la sentencia

Desde un punto de vista dogmático, la resolución es importante por 2 razones, las cuales son:

1) Refuerza la relevancia de la función de indicación de origen. Si el propio titular contribuye a difuminar ante el público el verdadero origen empresarial de los productos, pierde fuerza la justificación para impedir la circulación europea de mercancías originales.

2) El Derecho de marcas de la UE no puede aplicarse de espaldas al mercado real. La estrategia digital, la publicidad corporativa, la arquitectura de páginas web y la comunicación en redes sociales se convierten en hechos jurídicamente relevantes para determinar el alcance de la exclusiva.

7. Proyección práctica para litigios de marcas

La sentencia tiene una proyección práctica muy interesante.Desde nuestro punto de vista, advierte a los titulares de marcas fragmentadas territorialmente que una estrategia de marca global, si no está cuidadosamente diseñada, puede volverse en su contra en sede judicial en asuntos que tienen que ver con el comercio paralelo. No solo cuentan los contratos de cesión o licencia, sino también los mensajes que recibe el consumidor y la manera en que la empresa presenta internacionalmente su marca. En otras palabras: la coherencia entre la estructura jurídica de titularidad y la comunicación comercial efectiva pasa a ser un elemento relevante a la hora de desarrollar la estrategia de una marca.

8. Valoración final

La STS 1222/2023 merece una valoración positiva. No debilita arbitrariamente el derecho de marca, sino que evita su ejercicio partidista en un contexto particularmente sensible para el mercado interior. El Supremo, en línea con el TJUE, sanciona una forma de comportamiento empresarial incompatible con la lógica del sistema: proyectar unidad para atraer valor reputacional y alegar fragmentación para excluir competencia en el EEE. La sentencia, por ello, representa un ejemplo de equilibrio entre protección marcaria y libre circulación de mercancías.