El upcycling es una tendencia de éxito en la actualidad que consiste en crear un nuevo producto partiendo de productos ya existentes[1], productos ya fabricados y que se han puesto en el mercado. En definitiva, es una forma de darle una segunda vida a productos ya creados. Como consecuencia de la importancia que tiene a día de hoy la economía circular en el sector textil, especialmente debido a las iniciativas legislativas que se derivan del pacto verde europeo[2], el upcycling está teniendo mucha relevancia.
Esta forma creativa de darle una segunda vida a un producto, y que nada tiene que ver con el reciclaje de ropa, puede llevarse a cabo bien por la propia firma que ostenta los derechos de propiedad industrial e intelectual[3], bien mediante colaboraciones entre empresas diferentes o por un tercero ajeno a la firma[4]. Las dos primera vías no generarían, en principio, mayor problema legal. Sin embargo, no se puede decir lo mismo respecto el upcycling que se lleva a cabo por empresas que no tienen vinculación alguna con el titular de esos derechos y que utilizan marcas de firmas muy conocidas y los incorporan a “esas creaciones” basadas en todo o en parte en productos anteriores[5]. Estos nuevos productos a base de productos “reciclados” suelen tener una buena acogida por los consumidores, lo que da lugar a que un tercero ajeno a la empresa que es titular de eso derechos se lucre utilizando parte de productos cuyas marcas y/o diseños son reconocidos como derechos de propiedad industrial. Todo ello (generalmente) sin el consentimiento de titular de la marca.
Un asunto que ilustra muy bien los problemas jurídicos que queremos plantear en este post es el de Louis Vuitton contra Sandra Ling[6]. Sin embargo, no es el único[7]. Este caso tuvo lugar ante tribunales del distrito de Texas (Estados Unidos) debido a la interposición de una demanda por parte de la firma francesa Louis Vuitton que pertenece al mayor conglomerado del lujo del mundo LVMH contra la dueña de una empresa estadounidense Sandra Lee por infracción del derecho de marca conforme a la Lanham Trademark Act (la ley de marcas estadounidense)[8]. Las razones que llevan a Louis Vuitton a demandar a Sandra Lee es que ésta crea productos como correas para relojes, bolsos, gorros, etc. con partes de otros productos de piel que se corresponden con parte del monogram original de Louis Vuitton. Algunas imágenes de los productos que se comercializaba la empresa estadounidense ilustrarán mejor el upcycling al que nos referimos.
La cuestión a tener presente es que esa lona de Louis Vuitton tan conocida está protegida como marca de la Unión Europea (en adelante, UE) desde 1996 y también como marca internacional con extensión a España y a Estados Unidos. El tribunal del Distrito de Texas que conocía sobre el asunto no tuvo posibilidad de pronunciarse al respecto ya que las partes llegaron a un acuerdo. Aunque se acordó por las partes que no había responsabilidad marcaria ni daños punitivos, la parte demandada aceptó una permanent injunction (es decir, abstenerse de volver a utilizar los productos de la firma Louis Vuitton para hacer upcycling) y pagar alrededor de 600.000 dólares a la firma francesa.
Así, ante este escenario cabe plantearse si podría existir una infracción de un derecho de marca, debido a que un tercero sin consentimiento está utilizando la marca de otra empresa para poner en el mercado productos nuevos a base de otros anteriores. Estas actuaciones generalmente se llevan a cabo sin permiso del titular de los derechos, el cual se los encuentra en el mercado ya transformados. Desde una perspectiva marcaria, vamos a estudiar si este tipo de upcyclingpodría causar no sólo confusión en el consumidor sobre el origen de los productos también dilución en la imagen de marca.
La respuesta a este particular descansa por tener presente qué brinda el derecho de marca del ordenamiento jurídico donde se considerará que puede existir vulneración y qué límites existen al mismo.
Así, el derecho de marca confiere a su titular el derecho de ser el único que comercialice productos o servicios con la marca en cuestión, prohibiendo que terceros utilicen su signo distintivo sin su consentimiento. Sin embargo, en el Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE), existen límites al derecho de marcas con el objetivo de evitar vulnerar la libre circulación de mercancías y hacer efectivo el mercado único europeo. De este modo, podemos destacar la existencia de la <<doctrina del agotamiento del derecho de marca>>. En base a esta doctrina, la primera venta del producto designado con la marca la puede realizar el titular o un tercero con su consentimiento. Sin embargo, el titular, en base a este principio, no podría prohibir las segundas y sucesivas ventas por terceros de productos con su marca aunque no las autorice. En atención a la expuesto, el upclying podría ser completamente respetuoso con el derecho marcario de los Estados miembros [en el caso del ordenamiento jurídico español la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas[9], en adelante, Ley 17/2001] y con el Reglamento 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre marca de la UE (en adelante, RMUE[10]). No obstante, no todo es tan claro desde una perspectiva jurídica como se puede pensar en un primer momento. El agotamiento del derecho de marcas (art. 15 RMUE y art. 36 Ley 17/2001) contiene excepciones y esto hace que se pueda plantear dudas de si el upcycling puede vulnerar un derecho de marca. Esto sobre todo podría tener lugar cuando el producto se modifica o cuando se daña la imagen de la marca.
Desde nuestro punto de vista, cortar parte de un producto y pegarlo a otro producto de inferior calidad como sucede ad ex. en el asunto Louis Vuitton contra Sandra Ling podría implicar una infracción del derecho de marca aunque se haya agotado el derecho. El derecho de marca renacería en este tipo de casos de upcycling porque a un producto diferente y de inferior calidad se le añade de forma burda trozos de piel de un producto que está registrado como marca sin el consentimiento del titular. A nuestro juicio, este tipo de actuaciones de terceros podría implicar una modificación del producto original en la reventa. Además, consideramos que no sólo se dañaría la función de indicación del origen empresarial, generando confusión al consumidor sobre si el titular de la marca colabora en el upcycling, también podría argumentarse un daño en la imagen de la marca.
Para un estudio más detallado sobre las implicaciones marcarias del upcycling y también un análisis desde una perspectiva internacional privatista vid. el libro CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO DE LA MODA que he dirigido y se ha editado por la Aranzadi La Ley, y puedes ver aquí
[1] La revista Vogue ha calificado el upcycling como una tendencia muy actual, vid. R. Anne Proctor, “Global Recycling Day: Why Upcycling is the Biggest Trend Right Now”, Vogue, 2022, disponible en https://en.vogue.me/fashion/upcycling-fashion-trend-reema-al-banna-schiaparelli/ (consultado el 30 de agosto de 2023). [2]Para un mayor detalle sobre el pacto verde europeo vid. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/ (consultado el 30 de agosto de 2023). [3] Un ejemplo reciente podría ser este de la empresa de ropa deportiva Nike que le da nueva vida a unas zapatillas de fútbol convirtiéndolas en unos zapatos de tacón, vid en “upcycling para las botas de futbol”, https://www.modaes.com/look/upcycling-para-las-botas-de-futbol (consultado el 30 de agosto de 2023). [4] Este fue el caso de Balenciaga y Gucci, firmas que pertenece al grupo francés Kering, y The Real Real, revendedor estadounidense de productos de lujo, que llegaron a un acuerdo en 2021 para crear nuevos productos con prendas de dichas firmas de temporadas anteriores, la colección se llamó “ReCollection 01”. [5] Un ejemplo es la demanda interpuesta en junio de 2023 por parte de la firma francesa Chanel contra la empresa estadounidense Vintage to Voguepor la utilización de botones (en principio originales) de la marca Chanel para hacer joyas, vid al respecto en https://www.thefashionlaw.com/chanel-wages-new-trademark-lawsuit-aimed-at-upcycled-jewelry/ (consultado el 28 de agosto de 2023). [6] Louis Vuitton Malletier S.A.S. v. Sandra Ling Designs, Inc. No. 4:21-CV-00352 (S.D. Tex. Dec. 1, 2022). La demanda que interpone Louis Vuitton está disponible en https://enriqueortegaburgos.com/wp-content/uploads/2022/11/Louis-Vuitton-Malletier-S.A.S.-v.-Sandra-Ling-Designs-Complaint.pdf (consultado el 30 de agosto de 2023). [7] Por lo tanto, debido a que cada vez es más habitual la utilización de la técnica del upcycling para crear nuevos productos de moda, es también una consecuencia natural que cada vez existan más litigios en los que sobre todo grandes firmas del lujo demandan a otras empresas que realizan upcycling por infracción de su derecho de marca. Ejemplos de los mismos no faltan, especialmente lo que más han transcendido se encuentran al otro lado del atlántico tales como el asunto en el que Chanel demandó a Shiver+Duke ante tribunales neoyorkinos debido al uso por esta última de botones de la firma francesa para realizar joyas y comercializarlas [Chanel, Inc. v. Shiver and Duke LLC et al, Second Circuit New York, Southern District, la demanda se interpuso el 12 de febrero de 2021 y se encuentra en este enlace https://es.scribd.com/document/495486477/Chanel-v-Shiver-and-Duke#(consultado el 3 de mayo de 2023). No obstante, este caso terminó en noviembre de 2022 debido a que Chanel llegó a un acuerdo con Shiver+Duke sobre el que no se conoce los términos del mismo, vid. al respecto, “Chanel settles upcycling suit over jewelry made from logo bearing” https://www.thefashionlaw.com/chanel-settles-upcycling-suit-over-jewelry-made-from-logo-bearing-buttons/ (consultado el 30 de agosto de 2023)] o aquél en el que Rolex demandó a la empresa con sede en Los Ángeles, La Californienne[7] (Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Reference Watch LLC d / b / a La Californienne; Courtney Ormond; y Leszek Garwacki, 2: 19-cv-09796 (C.D. Cal.). Esta demanda se interpuso en 2019 ante tribunales californianos y concluyó en mayo de 2021 con un acuerdo judicial cuyo contenido puede verse en https://www.leagle.com/decision/infdco20200602e44 (consultado el 30 de agosto de 2023) y donde uno de los aspectos más relevantes que se acuerdan es que nunca más La Californienne va a utilizar relojes Rolex para crear parte de sus productos) [8] Disponible en https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf (consultado el 25 de agosto de 2023). [9] BOE núm. 294, de 7 de diciembre, de marcas. [10] DOUE L 154/1, de 16 de junio de 2017.