El pasado enero de 2021, el Tribunal Supremo alemán dictaba una resolución judicial en relación al asunto que enfrentaba a Coty Germany con Amazon en tribunales alemanes. En relación a esta contienda judicial, el TS alemán remitió una cuestión prejudicial al TJUE, la cual daba lugar a la sentencia de 2 de abril de 2020, que ya comentamos anteriormente en el blog. En este post vamos a analizar la sentencia alemana de 21 de enero de 2021, la cual está disponible en alemán aquí.
Hechos del caso
En mayo de 2014, Coty Germany, filial de la multinacional Coty International, la cual cotiza en bolsa y fabrica productos de belleza de marcas tan reconocidas como Calvin Klein, Hugo boss, Gucci, Marc Jacobs, entre otras, utiliza un comprador de prueba para adquirir mediante la plataforma Amazon un perfume designado con la marca <<Davidoff Hot Water>>. El titular de esa marca es Coty debido a que es el licenciatario de esa marca en el mercado alemán y europeo. Estos perfumes los comercializaba una vendedora de Amazon que participaba en su programa de “logística”[1]. En atención a este programa, el vendedor le remite las mercancías a la plataforma de ecommerce y es ésta la se encarga de almacenar los productos, su envío, el servicio de atención al cliente y de las devoluciones. Coty Germany al realizar esa compra confirma sus sospechas iniciales y es que se estaba produciendo comercio paralelo sobre productos de una de sus marcas[2]. Coty Germany le traslada a la vendedora de Amazon que el derecho de marca sobre esos productos no está agotado. Es decir, que todavía esos productos no han sido comercializados en ningún Estado miembro por su titular o por un tercero con el consentimiento de este[3]. Por lo tanto, el único que puede vender productos de esa marca en el EEE sería el propio Coty o un tercero con su consentimiento. De no ser así, se estaría infringiendo sus derechos de marca en relación al signo <<Davidoff Hot Water>>. Al hacerle llegar estos argumentos a la vendedora de Amazon, ésta lo acepta y deja de comercializar los perfumes en la plataforma digital.
Pocas semanas después, en junio de 2014, Coty Germany pide a Amazon que le entregue todos los perfumes que tiene almacenados con la marca <<Davidoff Hot Water>> por cuenta de dicha vendedora. Amazon no se resiste y le entrega a Coty 30 perfumes. Sin embargo, cuando Coty Germany analiza cada uno de los perfumes se da cuenta de que 11 no proceden de dicha vendedora inicial de Amazon que desistió en seguir vendiendo los productos. Por ese motivo, Coty Germany solicita a Amazon que le comunique quién es ese vendedor. La plataforma de ecommerce se niega a informar sobre la identidad de ese vendedor y Coty acude ante tribunales alemanes contra Amazon Europa con sede en Luxemburgo y Amazon FC Graben con sede en Alemania (empresas que perternece a Amazon Europa y que almacena las productos objeto de la controversia) para solicitarle que deje de hacer uso de su marca y que cese en la infracción de la misma.
Una de las claves del asunto, es esa acción de cesación sobre el uso de la marca con el fin de evitar que se siga lesionando ese derecho. Un aspecto a tener en cuenta es que para que a Amazon se le exija el cese en el uso porque existe infracción, primero se tiene que considerar si está usando la marca en el sentido del R. 2017/1001. Un aspecto a tener presente es que el contrato por el cual se adquiere el producto (en este asunto eran perfumes) es entre el usuario final y el vendedor, no aparece Amazon en esa relación contractual. A efectos de determinar el uso de la marca por Amazon no debería ser determinante. Es un elemento más. Lo importante es averiguar si el papel de Amazon en este caso concreto obedece al de vendedor o al de mero intermediario.
Respecto al recorrido judicial del asunto, en las dos primeras instancias, los tribunales alemanes consideran que Amazon con su actuación no hacía uso de la marca de Coty Germany. El Tribunal Supremo alemán remite una cuestión prejudicial muy acotada, debido a que incorpora en la pregunta dos aspectos muy concretos que limitan la respuesta del TJUE, estos son: 1) la plataforma no sabe que esos productos infringen derecho de marcas; 2)la plataforma no tiene intención de comercializar los productos. El TS alemán lo que pregunta en esencia al TJUE es si se puede considerar que una persona <<posee>> en el sentido del art. 9, apartado 2, letra b y apartado 3, letra b del R. 2017/1001 cuando almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca sin tener conocimiento de dicha infracción, siendo el tercero el que pretende comercializar los productos.
La solución del TJUE
La respuesta del TJUE en la sentencia que señalábamos de 2 de abril de 2020 es no. La plataforma no estaría usando la marca debido a que para que se considere que la marca está siendo utilizada es necesario un comportamiento activo[5]. Es decir, la plataforma debería tener “un dominio directo o indirecto del acto que constituye el uso”[6], no siendo suficiente el hecho de aportar las condiciones técnicas para que el vendedor tercero pueda utilizar el signo y vender los productos mediante la plataforma[7].
La solución al asunto por el TS alemán
En atención a esta respuesta del TJUE, el TS alemán debe resolver el asunto que enfrenta a Coty y a Amazon en sus tribunales. Antes de comenzar a analizar dicha sentencia, es necesario recordar que había dos demandados: Amazon Services Europe y Amazon FC Graben. El tribunal alemán considera que este último, Amazon FC Graben, la cual era la empresa que almacenaba los perfumes, no comete ninguna infracción marcaria ni tiene ningún tipo de responsabilidad y le absuelve. Sin embargo, no sucede lo mismo en relación a Amazon Services Europe, la cual es condenada a que proporcione la información necesaria a Coty Germany para que pueda identificar al vendedor que utiliza la plataforma y que en principio estaría infringiendo un derecho de marca.
El tribunal alemán determina el Derecho aplicable al asunto en atención al art. 8.2 del Reglamento CE Nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (<<Roma II>>)[8]. Siguiendo el citado precepto, el Derecho aplicable a una reclamación extracontractual por infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario sería el derecho del país en el que se ha cometido la infracción. Debido a que la infracción del Derecho de marca se ha cometido en Alemania, el derecho aplicable es la Ley de marcas alemana. En atención al mismo y siguiendo la STJUE de 2 de abril de 2020 que hemos señalado, el TS alemán considera que no hay de facto intención de comercializar por el hecho de almacenar las mercancías. Por lo tanto, ni AmazonFC Graben (compañía que almacena) ni tampoco Amazon Europa son consideradas infractoras de un derecho de marca.
No obstante, en atención al art. 19. 1 y 2 de la Ley de marcas alemana, el tribunal supremo considera que Amazon Europe Services es responsable en el sentido de que obstaculiza al titular que pueda paliar la infracción de su derecho. En otras palabras, en la propia sentencia se señala que Amazon tenía una posición que le permitía de forma fácil y sin demasiado esfuerzo averiguar el origen de las mercancías. Según el TS alemán, a Amazon no se le pedía que determinara si realmente se cometía o no una infracción, es decir, que determinara si había existido agotamiento o no del derecho de marca, sino que facilitara información para que de eso se encargara el titular. El esfuerzo que le suponía a Amazon trasladar toda la información que tuviera sobre ese vendedor era escaso. Por ese motivo, el tribunal considera que Amazon en cierto modo es responsable de que se comercialicen mercancías en su plataforma infringiendo derechos de marca, que tenía un deber de inspección que no ha cumplido. Así, de este modo, el tribunal alemán le compele a que facilite información a Coty Germany para que pueda determinar quién ese ese vendedor en atención al art. 19 de la Ley de marcas alemana.
Por lo tanto, de la solución que aporta el TS alemán podemos extraer la conclusión de que Amazon quizás no usa la marca pero sí que debe poner especial cuidado en las actuaciones que lleva a cabo cuando un titular de una marca le informa de que en su plataforma sus vendedores pueden estar cometiendo ilícitos marcarios. Para que una plataforma pueda beneficiarse del puerto seguro del art. 14 Directiva de Comercio Electrónico necesita ser un mero intermediario, tener un rol pasivo ¿aquí Amazon era un mero intermediario? Desde la perspectiva del uso de la marca así se ha considerado. A nuestro juicio, es dudosa esa consideración, sobre todo por el rol tan activo que tiene la plataforma cuando los vendedores se adscriben al programa de logística. Sin embargo, a pesar de esa consideración favorable en cuanto que a no usa la marca, la plataforma no sale del todo bien parada en la solución final del asunto, cierta responsabilidad entiende el tribunal alemán que tiene de lo que sucede en su plataforma, debiendo proporcionar toda la información que tenga al titular de la marca.
[1] STJUE 2 abril 2020, Coty/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartados 10 y siguientes. [2] En relación al comercio paralelo vid. I. Antón Juárez, La distribución y el comercio paralelo en la Unión Europea, La Ley, Madrid, 2015. [3] De las primeras sentencias en aplicar esta doctrina vid STJUE 16 julio 1998, Silhouette,C-355/96, ECLI:EU:C:1998:374, apartado 18 [5] STJUE 2 abril 2020, Coty/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267,apartado 37. [6] Ibidem. [7] Idem, apartado 43. [8] DOUE L 199/40, de 31 de julio de 2007. En relación a este reglamento europeo vid en la doctrina, ad ex. U.Magnus/P. Mankowski, European Commentaries on Private International Law, Commentary, Rome II Regulation, ottoschmidt, 2019.