• Isabel Antón

El osito de Tous no puede con una lámpara china ante el TGUE

El pasado 7 de julio de 2021, la empresa española Tous recibía un revés judicial. El TGUE no estimó su recurso contra una decisión de la EUIPO de mayo de 2020 en la que no se admitía la nulidad de un diseño comunitario. Tienes la sentencia del TGUE disponible aquí


¿Partes involucradas en el litigio?

Por un lado, la empresa Tous, la recurrente. Por el otro, la EUIPO y la empresa china Zhejiang China-Best Import & Export Co. Ltd. (en adelante, Zhejiang), la titular del dibujo controvertido.


¿Objeto de la controversia?


El objeto del litigio es la anulación de un dibujo o modelo registrado por parte de Tous que la empresa china Zhejiang tiene registrado desde 2017 ante la EUIPO. Este diseño se registró para la clase 26.05 del Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, es decir, para iluminarias, en otras palabras, para lámparas. En particular, el diseño que Tous quiere anular es este




fuente de la imagen:https://confilegal.com/20210708-el-tribunal-general-de-la-ue-rechaza-el-recurso-de-tous-contra-una-empresa-que-registro-una-lampara-con-forma-de-oso/


Los motivos en los que se basó la empresa española su anulación eran dos[1]:


1) El diseño controvertido (la lamparita con forma de oso) carecía de carácter singular en atención al art. 6 del Reglamento 6/2002. Esto infringiría el art. 25.1 letra b del R. 6/2002.


2) El diseño controvertido era incompatible con dos marcas renombradas anteriores registradas por Tous lo que estaría implicando el uso no autorizado de estos signos distintivos. Esto supondría la infracción del art. 25.1 letra e del R. 6/2002.


Las dos marcas figurativas de la UE titularidad de Tous están registradas en relación a productos como bolsos, perfumería, vestidos, calzado, gafas de sol, joyas y bisutería y serían estas:




fuente de la imagen: https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=ApplicationNumber&v1=1755636&o1=AND&c1=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc



fuente de la imagen: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008127128


Vamos a analizar cada uno de los motivos


Motivo 1:¿carece el diseño de la lámpara de la empresa china de carácter singular?

El art. 6 del Reglamento sobre diseño comunitario señala que un diseño ostenta carácter singular cuando difiera de la impresión general de otro diseño o dibujo que ya haya sido hecho público. Pero ¿a quién se tiene como referencia para evaluar esa impresión general que provoca el dibujo? La referencia o standard es la de un usuario informado. De este modo, dos son los elementos claves para apreciar el carácter singular de un dibujo o modelo en atención al citado art. 6 del Reglamento 6/2002: 1) la impresión general que causa el dibujo o modelo en un usuario informado; 2) el grado de libertad del autor al llevar a cabo el diseño[2].


En relación al primer aspecto, el TGUE considera que lo relevante es ver si ese dibujo controvertido causa en una usuario informado y teniendo en cuenta el grado de libertad del autor una impresión de desemejanza o de ausencia de <<déjá vu>> con respecto a otro dibujo o modelo anterior[3]. Esto implica que las semejanzas entre ambos dibujos que no sean realmente marcadas no se pueden tener en cuenta para valorar esa impresión general[4]. Así, las que sí se deben valorar son las diferencias lo suficientemente marcadas que permitan crear impresiones de conjunto diferentes.


Pero ¿qué se debe entender por usuario informado?, para el TGUE se trataría de una persona que conoce bien la categoría de productos en la que podría utilizarse el dibujo controvertido. Este usuario informado no sería un usuario medio (como argumentó Tous), que presenta un grado de atención medio- como sucede en materia de marcas-. El tribunal europeo considera que el usuario informado no es un experto técnico ni tampoco un diseñador pero que conoce los modelos y diseños de lámparas existentes en el mercado. Ese usuario informado tiene tal información debido a la lectura de publicidad, de catálogos y de visitar tiendas o exposiciones donde se exhiben esos productos[5].


Una segunda cuestión que se debe resolver sería, ¿cómo impacta el grado de libertad del autor del diseño en la impresión general de dicho usuario? El TGUE afirma en este caso lo sostenido en otros asuntos previos[6]. En relación a aparatos de alumbrado el grado de libertad del autor es medio. Es decir, el grado de libertad es alto en relación a las partes individuales o formas gráficas de la lámpara pero limitado en relación a las formas de la lámparas en general. Esto es así porque una lámpara debe contar con una base y un dispositivo de iluminación[7] y no se puede prescindir de estos elementos. El autor de un diseño se va a encontrar con determinados aspectos impuestos que va a tener que seguir porque así lo impone una norma o por las propias características del producto si se quiere que cumpla con una función técnica determinada.

Por lo tanto, cuanto mayor sea el grado de libertad del autor menos probable será que las diferencias secundarias que existen entre los diseños causen una impresión general distinta[8]. Lo mismo sucede al contrario, cuanta menos libertad tenga el autor al desarrollar el dibujo, más difícil será que las diferencias secundarias entre los dibujos en conflicto causen una impresión general distinta[9].

Así, en productos como el que se analiza, donde el grado del autor es elevado en relación a la forma de la lámpara, si no existen diferencias significativas entre los dos dibujos o modelos, la impresión general que van a producir en el usuario informado va a ser la misma[10].


Sin embargo, tanto para la Sala de Recurso de la EUIPO como para el TGUE las diferencias entre ambos diseños son numerosas y más abundantes que las similitudes. Mientras que el oso de peluche de la marca figurativa Tous aparece sentado, sus patas son más gruesas y también sus orejas; el oso de peluche del diseño controvertido es más estilizado, sus patas son menos rechonchas que las del osito de Tous. Aunque para la recurrente se trata de diferencias insignificantes[11]. Pero no así para el TGUE, el cual considera que el efecto de iluminación de la lámpara que se produce al combinar espejos y las lamparitas no se encuentra en las marcas figurativas titularidad de la empresa Tous. De este modo, para el TGUE la impresión general que causan el dibujo controvertido con las marcas es distinto, por lo que desestima el primer motivo[12]. Así, en atención a la pregunta que hacíamos al inicio del apartado la respuesta es no. Para el TGUE, el dibujo de la lámpara china no carece de carácter singular.


Motivo 2: ¿está infringiendo el dibujo de la lámpara las marcas figurativas de Tous?


En atención al art. 25.1 letra e) del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios, el titular de una marca anterior pueda prohibir que un tercero la utilice en un dibujo o modelo posterior pudiendo pedir la nulidad de dicho dibujo o modelo. Pero para conseguir esa nulidad, es necesario que el titular de la marca anterior pruebe los siguientes extremos, los cuales son acumulativos[13] y se recogen en el art. 9.2 letra c) del Reglamento 2017/1001:

a) La marca anterior y el dibujo controvertido posterior tienen que guardar similitud.

b) La marca anterior tiene que ser renombrada.

c) Se obtiene una desventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior con el uso sin justa causa del signo controvertido.


Para la sala de Recurso de la EUIPO, Tous no pudo probar que sus dos marcas figurativas tuvieran renombre en una parte sustancial de la Unión. De hecho, intentó aportar nuevos documentos en el procedimiento ante el TGUE con el fin de alegar nuevos motivos pero eso no fue posible en atención al art. 61 del Reglamento 6/2002 y se le inadmitió.

En realidad, el TGUE argumenta lo mismo que la EUIPO, considera que la empresa catalana ha probado el renombre de la marca denominativa TOUS pero no de las marcas figurativas del osito objeto de la controversia. La recurrente, para probar tal carácter distintivo aportó, ad ex. los resultados de la búsqueda en internet al introducir la palabra <<Tous>> en un buscador o la lista de celebridades que habían sido embajadoras de dicha marca, pero para el TGUE no fue suficiente. Además, hay que tener en cuenta que aunque se hubiera podido probar el renombre de las dos marcas figurativas de Tous, es necesario que las marcas que se están supuestamente infringiendo y el dibujo controvertido sean idénticas o guarden similitud para que se pueda estar ante una infracción del art. 25.1 letra e del Reglamento sobre diseño comunitario en relación con el art. 9.1 letra c del Reglamento de marca de la UE.


¿Solución del TGUE?


El TGUE deniega ambos motivos en los que Tous basa su recurso. Para el tribunal europeo, de la comparación entre el diseño de la lámpara de la empresa china y las marcas de Tous no existe la misma impresión general desde la perspectiva de un usuario informado teniendo en cuanto el grado de libertad del autor para este tipo de productos. Además, al no poder probar el carácter renombrado de los signos no existe tampoco infracción marcaria. La realidad es que las comparaciones entre diseños es uno de los aspectos más interesantes pero también más problemáticos a los que se tiene que enfrentar un juez cuando tiene decidir sobre este tipo de asuntos. Como jurista, no me resulta un caso sencillo de dilucidar. A mi juicio hay similitudes entre el dibujo y las marcas de Tous pero la clave es ver si esas diferencias son mayores que las coincidencias e impidan que de los dos dibujos se extraiga una impresión general, para mí no está tan claro que las diferencias sean mayores que las coincidencias a la luz de un usuario informado, pero queda ver si las partes han recurrido y lo que decide el TJUE al respecto.

[1] STGUE de 7 de julio de 2021, Tous c. EUIPO, T- 492/20, ECLI:EU:T:2021:413, apartado 2. [2] STGUE de 10 de septiembre de 2015, H&M contra OAMI, T-525/13, ECLI:EU:T:2015:617, apartado 22. [3]STGUE de 7 de julio de 2021, Tous c. EUIPO, T- 492/20, ECLI:EU:T:2021:413, apartado 17. [4] STGUE de 7 de noviembre de 2013, Budziewska/OAMI — Puma (Felino), T‑666/11, ECLI:EU:T:2013:584, apartado 29 [5] STGUE de 7 de julio de 2021, Tous c. EUIPO, T- 492/20, ECLI:EU:T:2021:413, apartado 28. [6] Ad ex. STGUE de 9 de septiembre de 2011, Kwang Yang Motor/OAMI — Honda Giken Kogyo, T‑11/08, EU:T:2011:447, apartado 33. [7] STGUE de 7 de julio de 2021, Tous c. EUIPO, T- 492/20, ECLI:EU:T:2021:413, apartado 23. [8] Ibidem, apartado 20. [9] Idem. [10] STGUE de 7 de julio de 2021, Tous c. EUIPO, T- 492/20, ECLI:EU:T:2021:413, apartado 21. [11] Ibídem, apartado 10. [12] Idem, apartado 33. [13] STGUE de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI — Spa‑Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, ECLI:EU:T:2005:179, apartado 30.