• Isabel Antón

Louboutin vs. Amazon:

Actualizado: 23 jun

¿Anunciar productos falsos en plataformas de comercio electrónico se traduce en responsabilidad directa para el intermediario?


  1. Aproximación inicial


El 2 de junio de 2022 se publicaron las Conclusiones del Abogado General Maciej Spuznar relativas a dos asuntos que enfrentan a la firma Louboutin con Amazon en dos jurisdicciones diferentes: Bélgica y Luxemburgo. Las conclusiones del Abogado General no se alejan de lo dispuesto por el TJUE en otros asuntos anteriores, como L`oreale vs. Bay (2012) o Coty vs. Amazon (2020). Sin embargo, son unas conclusiones claras y directas donde se remarca que lo que se persigue dirimir es si Amazon es responsable directo por infracción de un derecho de marca en su plataforma y para ello se sigue con el mismo concepto de "uso de marca" sostenido anteriormente.

En dichas Conclusiones, el Abogado General considera que para llegar a una respuesta es necesario tener presente que no se debe calificar la actividad de la plataforma Amazon sino el uso que hace de la marca en su propia comunicación comercial. La calificación que se haga de la actividad que desempeña Amazon va a tener impacto en su responsabilidad como intermediario, pero esa responsabilidad sería indirecta y en atención a la lex fori. Y esa posible responsabilidad indirecta no guardaría relación con la responsabilidad directa que pudiera surgir por considerarse que usa la marca en el marco de su comunicación comercial. Desde nuestro punto de vista, la respuesta jurídica en este asunto debería haber sido diferente. No compartimos la posición del Abogado General.


2. ¿Empresas enfrentadas?


Las dos empresas que se enfrentan en este litigio no necesitan presentaciones. Por un lado, Louboutin, empresa francesa que comercializa zapatos de tacón con la suela exterior roja y que ha litigado por medio mundo defendiendo sus derechos de marca sobre ese aspecto tan característico de sus creaciones. Por el otro, Amazon, empresa estadounidense, gigante del comercio electrónico con alrededor un 30% de cuota de mercado en Europa. No hay que olvidar que Amazon tiene un doble rol: es distribuidor pero también explota una plataforma de comercio electrónico en la que ofrece servicios complementarios a sus clientes (servicios de almacenaje, empaquetado y envío de productos al cliente final).


3. ¿Problema jurídico?


Louboutin demanda a Amazon en Luxemburgo (septiembre 2019) y en Bélgica (octubre 2019) con el fin de que se considere a la plataforma responsable de infringir sus derechos de marca y se le condene a pagar daños y perjuicios. La argumentación de la firma francesa de zapatos se basaría en la vulneración del art. 9.1 letra a) Reglamento 2017/1001.

En otras palabras, para Loubutin, el gigante de la distribución estadounidense ha utilizado su marca sin consentimiento debido a que ha anunciado en su plataforma su marca pero también ha almacenado, expedido y enviado dichos productos falsos que portaban su marca. En opinión del demandante, ese papel activo de Amazon hace que no se le pueda considerar un simple intermediario. Es más, Louboutin argumenta que los tribunales a la hora de precisar si esos anuncios realizados por Amazon son parte de su propia comunicación comercial deben valorar la percepción del consumidor normalmente informado y atento al que está dirigido el asunto.


3. ¿Preguntas al TJUE?


Los tribunales que remiten al asunto básicamente preguntan al TJUE si Amazon usa la marca de Louboutin en atención al art. 9.2 del Reglamento 2017/1001 cuando dicho signo aparece en un anuncio de productos de un tercero cuando el modus operandi de Amazon es:

- No diferenciar entre ofertas que provienen del propio Amazon en su rol de distribuidor o de un tercero incluyendo en dichos anuncios siempre el logo de Amazon

-Ofrecer a los terceros (clientes de Amazon) servicios de almacenaje, empaquetado y distribución de los productos que se ofertan en su plataforma.


Al TJUE se le pregunta también si ese concepto de “uso” de marca puede verse afectado por la percepción que tiene del anuncio el consumidor medio.


4. La respuesta del Abogado General


El abogado general parte de dos aspectos:


1) El art. 9 del Reglamento 2017/1001 no define uso de una marca.


2) Ante tal indefinición, es necesario acudir a la jurisprudencia del TJUE ya existente al respecto[1]. Así, se considera “uso” cuando el tercero realiza “un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto del acto que constituye el uso”[2]. El razonamiento que hay detrás de que se exija un dominio directo y un comportamiento activo es que no se puede exigir que se cese en la realización del uso de la marca cuando una persona no desarrolla un comportamiento activo. Es decir, no usas la marca si no puedes directamente parar de hacerlo.

Por lo tanto, si la plataforma sólo proporciona las condiciones técnicas para que otros usen la marca, la actuación de la plataforma no se considera uso de una marca en atención al art. 9.2 Reglamento 2017/1001[3] ni tampoco se considera uso cuando la plataforma tiene en depósito mercancías con el signo en cuestión[4].

Así, de esta jurisprudencia anterior no se puede considerar que exista un concepto de “uso de una marca por un intermediario en el marco de su propia comunicación comercial” claro y definido. Más bien al contrario. Sigue habiendo cuestiones sin resolver y en este caso Louboutin vs Amazon surge la duda de si lo aplicado en asuntos como eBay o Coty 2020 se puede seguir aplicando también en este asunto.

Para el Abogado General no hay diferencia con asuntos anteriores. El hecho de que Amazon no diferencie en su comunicación comercial entre sus ofertas propias y las de terceros y el logotipo de Amazon aparezca en todas los anuncios que realiza no cambia nada[5]. Las razones en las que se apoya el Abogado General son 2[6]:

1) Esa falta de diferenciación de Amazon entre sus ofertas y las de terceros no induciría a los consumidores informados y razonablemente atentos a percibir los anuncios de terceros como parte integrante de la comunicación comercial de Amazon;

2) En los anuncios de forma individual se especifica si los productos son vendidos por Amazon o por terceros vendedores.

Otro aspecto que podría llegar a plantear cambios en la posición respecto a este asunto es el rol de Amazon (aunque este particular ya se analizó en el asunto Coty 2020). Si la implicación activa que tiene Amazon en la comercialización de los productos, desde el anuncio hasta el envío al cliente final puede afectar a la noción de "uso de marca". Amazon lo hace todo y así vende su servicio. Para el Abogado General esa actuación tan activa de Amazon no cambia nada a la hora de considerarse que usa la marca en el sentido del art. 9 Reglamento 2017/1001. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no debería ser así. La posición de que el Derecho de marcas es específico y no puede extenderse a otros ámbitos, siendo indiferente que la plataforma integre diferentes servicios y que esto no cambie nada en la forma de interpretar el uso de una marca[7], no lo consideramos adaptado a la realidad de los negocios que realizan estas plataformas. Amazon sí tiene interés en que esos productos de terceros se vendan, es una parte importante de su negocio. Por lo tanto, no se le debería considerar un mero facilitador de condiciones técnicas, y sí debería tener responsabilidad directa en la infracción de la marca porque sí la usa en su propia comunicación comercial.


Desde nuestro punto de vista, tanto este asunto como el asunto Coty 2020, demuestran que el rol de Amazon ha dejado de ser el de mero facilitador de condiciones técnicas. Amazon publicita los productos de terceros con el mismo énfasis que publicita los propios porque gana dinero tanto vendiendo unos como otros. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, esos anuncios de productos de terceros que luego almacena, empaqueta, distribuye se debería considerar que lo hace en relación a su propia comunicación comercial. La jurisprudencia del TJUE sobre este particular debería cambiar y ser más protectora con los derechos de los propietarios de marcas que ven como gigantes de la distribución anuncian, almacenan y venden productos falsificados y no se les considera que usan directamente la marca cuando se lucran de ello.


Para concluir consideramos necesario responder a la pregunta que nos hacemos en el título del post (¿Anunciar productos falsos en plataformas de comercio electrónico se traduce en responsabilidad directa para el intermediario?), la respuesta del Abogado General es no. No hay responsabilidad directa por infracción de un Derecho de marca debido a que la plataforma Amazon no usa la marca en el marco de su propia comunicación comercial. A nuestro juicio, sí que debería existir responsabilidad, porque Amazon no se limita a anunciar, también almacena, empaqueta y envía los productos de terceros y un rol tan activo no debería pasar tan desapercibido para la protección de los derechos de marcas en la UE.


Si quieres seguir profundizando en el tema, he publicado trabajos sobre la responsabilidad de las plataformas, puedes leer aquí

[1] Entre las resoluciones del TJUE más recientes STJUE 2 julio 2020, C-684/19, mk advokaten, EU:C:2020:519. [2] Conclusiones Abogado General Spuznar de 2 de junio 2022, ECLI:EU:C:2022:422. [3] STJUE 12 julio 2011, C-324/09, L`Oreal y otros/ eBay Internatial AG y otros, ECLI:EU:C:2011:474, apartados 54, apartado 102. [4] STJUE 2 abril 2020, C-567/18, Coty/Amazon, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 47. [5] Conclusiones Abogado General Spuznar de 2 de junio 2022, ECLI:EU:C:2022:422, apartado 84. [6] Ibidem, apartados 84 y 85. [7] Idem, apartados 96 y 97.

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