1. El pasado 22 de diciembre de 2022, el TJUE dictó una resolución relativa al último asunto en el que Amazon ha tenido que defenderse de usar las marcas de terceros en su plataforma como parte de su propia comunicación comercial[1]. El análisis de este asunto va a quedar resumido en la resolución de tres preguntas: 1) Hechos del caso; 2)Problema jurídico; 3) Solución del TJUE.
1.¿Hechos del caso?
2. Christian Louboutin, conocido diseñador francés de zapatos demandó a Amazon ante tribunales luxemburgueses (el 19 de septiembre de 2019) y ante tribunales belgas (el 4 de octubre de 2019) debido a que Amazon vendía y también publicitaba en su plataforma unos zapatos falsos imitando a sus famosos stilettos de la suela roja. Dichos zapatos se vendían por un tercero que utiliza el ecommerce de Amazon, encargándose la plataforma en atención a su servicio de logística de almacenar dichos productos y enviarlos al cliente final.
2.¿Problema jurídico?
3. El problema jurídico que suscita este asunto no es nuevo, sin embargo, la responsabilidad de las plataformas de ecommerce es un aspecto clave en el tráfico jurídico actual. En definitiva, la cuestión que se debe dirimir es si el hecho de que un tercero que utiliza Amazon como vía para anunciar y comercializar productos falsos puede implicar que la propia plataforma sea responsable de dicha infracción, debido a que se considere que la propia plataforma usa la marca ajena para los mismos productos sin consentimiento del titular en el sentido del art. 9.2 letra a) del Reglamento 2017/1001 teniendo presente que la plataforma publicita dichos productos como si se tratara de suyos propios y también los almacena y los envía al consumidor final.
Para Louboutin no hay duda: Amazon usa su marca sin su consentimiento en el tráfico jurídico y económico. Los productos falsos que se comercializan en Amazon son exactamente los mismos y la marca es idéntica que la que ostenta Louboutin. Sin embargo, para Amazon, el hecho de prestar servicios accesorios (realizar anuncios de sus vendedores en su plataforma, almacenar los productos, el envío a los clientes finales) no implica que esté utilizando la marca de Louboutin para su propia comunicación comercial. Aspecto que se consideró clave en otros asuntos anteriores resueltos por el TJUE para considerar en qué supuestos se usa una marca[2].
3. ¿Solución del TJUE?
4. Para llegar a una solución, El TJUE debe resolver básicamente tres cuestiones:
1) En qué casos el uso de una marca ajena en una oferta de venta realizada por un tercero vendedor puede imputarse a una plataforma de comercio electrónico.
2) En qué circunstancias se debe tener presente la percepción del público respecto de esa oferta para considerar que la plataforma está usando la marca. Esta cuestión es realmente interesante y nunca antes se había tenido en cuenta en sentencias anteriores del TJUE.
3) cómo impacta el hecho de que la plataforma envíe el producto designado con la marca de un tercero para considerar que la misma usa la marca en atención al art. 9.2 letra a del Reglamento 2017/1001.
5. En relación a la primera cuestión, el concepto de uso no se define en el propio texto de Reglamento 2017/1001. Pero de jurisprudencia anterior del TJUE, se puede llegar a la conclusión que se usa una marca por un tercero cuando éste la usa en el tráfico económico para productos o servicios idénticos para los que la marca está registrada, sin el consentimiento del titular y ese uso puede menoscabar alguna de las funciones esenciales de la marca, entre las cuales se encuentra la esencial: la función de identificación[3]. Es decir, que el consumidor pueda identificar la empresa que está detrás de esos productos o servicios
Por lo tanto, el uso de una marca en atención al art. 9.2 letra a) del Reglamento 2017/1001 requiere dos aspectos:
1)Un comportamiento activo y un dominio, bien directo o indirecto, del acto que constituye el uso[4]. Ese comportamiento activo y ese dominio es necesario para que el infractor pueda cesar en ese uso cuando el titular así lo requiera. No se puede considerar que alguien usa una marca cuando no tiene ese dominio, debido a que sin dominio no podría cesar en el uso de la marca[5].
2)Uso de la marca en su propia comunicación comercial. Sobre este particular ya se ha pronunciado el TJUE en diferentes asuntos. Se usa la marca en una comunicación comercial cuando se promueve una actividad empresarial, un producto, un servicio[6]. En recientes asuntos como el caso Coty del año 2020, el TJUE consideró que la plataforma (que también era Amazon como en el caso que comentamos) no usaba la marca en su propia comunicación comercial aunque almacenara los productos que infringían un derecho de marca de un tercero debido a que la plataforma no tenía conocimiento de que se esos productos infringían un derecho de marca debido a que tampoco tenía como objetivo la venta de los productos que almacenaba[7]. Por lo tanto, un aspecto clave para determinar si la plataforma usa la marca de un tercero en su propia comunicación comercial es necesario que se establezca un vínculo entre dicha marca y los servicios que presta la plataforma.
En la misma línea, el TJUE ha considerado que una plataforma no usa una marca en su propia comunicación comercial cuando se limita a establecer condiciones técnicas para que se pueda usar la marca y reciba una remuneración por ello[8].
Una vez establecido lo anterior qué hay de diferente en este asunto con respecto a otros anteriores, lo relevante son las respuestas a las preguntas 2 y 3 debido a que se considera que la plataforma usa la marca en el marco de su propia comunicación comercial, y por lo tanto, se puede derivar responsabilidad de su actuación.
6. En relación a la segunda cuestión (En qué circunstancias se debe tener presente la percepción del público respecto de esa oferta para considerar que la plataforma está usando la marca), el TJUE sí que señala algo diferente a lo establecido en resoluciones anteriores. Así, para el alto tribunal europeo es necesario tener en cuenta diferentes circunstancias para que un anuncio realizado por un tercero vendedor sobre productos falsos que utilizan un signo idéntico a una marca ajena muy conocida se considere que ese anuncio forma parte de la comunicación plataforma de ecommerce (Amazon) es necesario establecer un vínculo entre los servicios ofrecidos por el operador y el signo en cuestión. Para precisar esas circunstancias relevantes que pueden establecer ese vínculo será importante tener en cuenta la percepción del consumidor medio.
De este modo, un consumidor normalmente informado y razonablemente atento ante un anuncio de unos productos tratados de forma homogénea y uniforme por la plataforma, poniendo su logo (Amazon) en la misma, y que no se pueda ver la diferencia entre los productos que oferta la plataforma y los productos que ofertan los terceros, el consumidor no puede diferenciar quién comercializa los productos, si Amazon o el vendedor tercero[9]. Esto hace que se pueda establecer ese vínculo entre el signo que se utiliza y la plataforma, considerando que esta última utiliza el signo en su propia comunicación comercial.
7. Por último, respecto de la tercera cuestión prejudicial, el hecho de que Amazon ofrezca y realice servicios complementarios para sus vendedores (tales como la gestión de las preguntas que los usuarios realizan en su plataforma sobre los productos de terceros, el envío de los productos, su almacenamiento, las devoluciones…) puede dar la impresión a un usuario atento e informado que esos productos son comercializados por Amazon, y no por el tercero[10].
4.Reflexiones finales
8. Por lo tanto, una plataforma como Amazon que trata de forma uniforme las ofertas que realiza en su plataforma sin diferenciar si son productos que vende la propia plataforma o son de terceros- clientes que la utilizan junto con el hecho de poner su logo en todos los anuncios que realiza da lugar a que el consumidor atento e informado que ve esas ofertas en la plataforma no sepa si las ofertas de esos productos provienen de Amazon o de terceros. Este tratamiento uniforme de las ofertas, junto con el almacenamiento de los productos, su envío, la gestión de las devoluciones podría confundir al consumidor en cuanto a la empresa que está detrás de la oferta. Esto implica dos aspectos: 1) Amazon estaría usando la marca para su propia comunicación comercial; 2) Amazon podría ser considerada responsable de infringir la marca de Louboutin.
[1] STJUE de 22 de diciembre de 2022, C-148/21 y C-184/21, Christian Louboutin vs. Amazon, ECLI:EU:C:2022:1016. [2] STJUE de 12 de julio de 2011, C-324/09,L`Oreal,ECLI:EU:C:2011:474; STJUE de 3 de marzo de 2016,C-179/15, Daimler, ECLI:EU:C:2016:134; STJUE de 2 de abril de 2020, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 40. Sobre esta sentencia vid. ad. ex. I. Antón Juárez, Infracción de un Derecho de marca en plataformas de ecommerce: la actuación de la plataforma y el impacto de su responsabilidad, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol.12,nº2,2020, pp. 52-75, disponible aquí [3] STJUE de 22 de diciembre de 2022, C-148/21 y C-184/21, Christian Louboutin vs. Amazon, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 26. [4] Ibidem, apartado 27. El art. 9.3 del citado Reglamento 2017/1001 precisa de forma no exhaustiva algunas actuaciones que se pueden considerar uso de una marca [5] STJUE de 2 de abril de 2020, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 38. [6] STJUE de 22 de diciembre de 2022, C-148/21 y C-184/21, Christian Louboutin vs. Amazon, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 40. [7] Ibidem, apartado 32. [8] STJUE de 12 de julio de 2011, C-324/09,L`Oreal,ECLI:EU:C:2011:474, apartados 102 y 103. [9] STJUE de 22 de diciembre de 2022, C-148/21 y C-184/21, Christian Louboutin vs. Amazon, ECLI:EU:C:2022:1016, apartado 51. [10] Ibidem, apartado 53.